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Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 N. R.G. 54450/2012 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –AIl Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.Paola Maria Gandolfi Presidente dott.Silvia Giani Giudice Relatore dott.Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54450/2012 promossa da: BIO PROTECT GROUP S.R.L. (C.F. 01879760567), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gualtiero Dragotti e Alessandro Ferrari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via Gabrio Casati n. 1, giusta procura in calce all’atto di citazione. ATTRICE contro BANG & CLEAN GMBH (C.F. CH-109.305.676), rappresentata e difesa, giusta procura notarile rilasciata in data 19 dicembre 2011, dagli avv.ti Mattia Dalla Costa e Barbara Sartori, nonché, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti prof. Massimo Cartella e Marco Fazzini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Milano, via Santa Sofia n. 18. CONVENUTAO CONCLUSIONI Per l’attore Bio Protect Group s.r.l.: pagina 1 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 Nel merito: Accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del brevetto europeo n. 1362213 per carenza dei requisiti previsti dalla legge; Disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza, per due volte consecutive e a caratteri doppi del normale, sui quotidiani "La Repubblica" e "Corriere della Sera", a cura www.bang-clean.ch(o altro sito ad essa riferibile)per almeno 60 giorni; In via istruttoria: Rinnovare, per quanto occorrer possa, la consulenza tecnica volta alla conferma della nullità della porzione italiana del brevetto europeo n. 1362213; In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre il rimborso delle spese generali, IVA, CPA come per legge. Per il convenuto, Bang & Clean Gmbh: Nel merito: rigettare in toto le avverse domande, eccezioni e deduzioni per le ragioni espresse in narrativa. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. *** MOTIVAZIONE 1. Con atto notificato in data 17 luglio 2012, Bio Protect Group s.r.l. citava in giudizio Bang & Clean Gmbh, deducendo che: - Bio Protect Group s.r.l. era una società italiana attiva nel settore della progettazione di processi di pulizia industriali e nella fornitura dei relativi servizi; - la convenuta Bang & Clean Gmbh era titolare del brevetto europeo n. 1362213, depositato il 25 marzo 2002, con rivendicazione delle priorità svizzere n. 20010070001 del 12 aprile 2001 e n. 20020015402 del 30 gennaio 2002, concesso il 19 novembre 2003, nazionalizzato in Italia con traduzione n. 22390/BE/2005; pagina 2 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 dell'attrice e a spese della convenuta, nonché sulla pagina iniziale del sito internet di B&C Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 - il suddetto brevetto, che rivendicava un metodo di pulitura di impianti in funzionamento nonché un dispositivo per eseguire la pulitura secondo tale metodo, era stato concesso in licenza, nel 2007, da una società del gruppo di B&C, la Bang & Clean Technologies AG, alla Eurocleaning Technology s.r.l., dalla quale l’attrice BPG aveva acquisito alcuni dispositivi per la pulizia industriale; la convenuta aveva promosso un giudizio cautelare dinanzi al Tribunale di Roma avverso l’attrice affinché le fosse inibito l’utilizzo del procedimento oggetto del brevetto di B&G, nonché successivo giudizio di merito avente ad oggetto l’accertamento degli illeciti di cui si sarebbe resa responsabile BPG unitamente alla terza Eurocleaning Technology; - il brevetto EP1362213 era nullo, in quanto: a) privo di novità, essendo anticipato dal brevetto EP’881 di titolarità della convenuta medesima; b) privo di altezza inventiva rispetto ad EP’349 in combinazione con le anteriorità IT938 e GB101; c) la descrizione del trovato era insufficiente. 1.1 Con comparsa, depositata in data 16 gennaio 2013, si costituiva la convenuta Bang & Clean Gmbh, chiedendo il rigetto delle pretese attoree ed eccependo l’incompetenza per continenza con il giudizio promosso da Bang&Clean dinanzi al Tribunale di Roma, r.g. 39458/2012, in data anteriore al presente processo e, nel merito, chiedendo il rigetto delle pretese attoree e, a tale fine, contestando che il brevetto EP1362213 fosse invalido. 1.2. Istruita la causa mediante espletamento di CTU brevettuale, all’udienza del 21 ottobre 2014, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa era assegnata al Collegio per la decisione. 3. L’eccezione di incompetenza per continenza di cause non è fondata. Il presente giudizio ha per oggetto la validità del brevetto EP 1 362 213, avente per titolo: “Procedimento e dispositivo per la pulitura di dispositivi di combustione”, depositato il 25 marzo 2002. Il giudizio romano è stato promosso dal titolare della privativa, convenuto nel procedimento milanese, nei confronti di Bio Protect per l’accertamento della contraffazione del detto brevetto EP 213. La convenuta Bio Prtect non ha formulato davanti al tribunale di Roma domanda riconvenzionale volta all’accertamento della validità pagina 3 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 del brevetto davanti al tribunale di Roma. I due giudizi hanno, pertanto, diversi petita. La cognizione incidenter tantum del Tribunale di Roma sulla validità del brevetto non esplica efficacia vincolante fuori del processo. 4. Venendo al merito, ritiene il Tribunale che il brevetto oggetto del giudizio non è valido, manca di una caratteristica essenziale per il raggiungimento delle finalità dell’invenzione. 5. Conviene innanzitutto chiarire l’oggetto, lo scopo e il funzionamento del brevetto per una migliore comprensione dei fatti rilevanti al fine del decidere. 5.1. Oggetto della privativa. Il settore cui appartiene il brevetto EP 1 362 213, concesso in data 15/12/2004, dal titolo procedimento e dispositivo per la pulitura di dispositivi di combustione, è quello della pulizia interna delle caldaie o parti di esse, e specificamente della rimozione delle incrostazioni che si formano sulle superfici a contatto con i fumi di combustione 5.2. Scopo. Lo scopo indicato dall’inventore è quello della pulizia d’ impianti termici (quali caldaie) mentre sono in funzione o si trovano a temperature di centinaia di gradi centigradi perché, effettuando la pulizia delle pareti interne di impianti di combustione senza la necessità di mettere in fermo l’impianto, si evitano costosi fermi dell’impianto e si minimizzano i rischi per la sicurezza del personale (cfr. pag. 4 descrizione, righe 4-11). 5.3. Funzionamento del trovato. La pulizia degli impianti avviene mediante esplosioni localizzate per mezzo di un dispositivo, che comprende una lancia, alimentata da due contenitori in pressione contenenti il combustibile e il comburente necessari per creare una miscela esplosiva. La lancia alimenta un contenitore a parete sottile, che è in sostanza un pallone gonfiabile posto sull’estremità della lancia, con una miscela del combustibile e del comburente o, in alternativa, con i singoli componenti, con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, la miscela esplosiva viene a formarsi direttamente nel pallone gonfiabile. L’operatore porta l’estremità della lancia – su cui c’è il contenitore a parete sottile – in prossimità della superficie da pulire, quindi provvede a gonfiare il contenitore (cioè il pallone gonfiabile) con la miscela esplosiva e lascia scoppiare la miscela esplosiva. pagina 4 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 in quanto si estende oltre il contenuto della domanda originaria e Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 Il contenitore è destinato ad essere distrutto a seguito dell’esplosione della miscela esplosiva ivi contenuta. Per tale ragione lo spessore e il materiale con cui è realizzato il contenitore devono consentire che esso sia gonfiato e sia distrutto a seguito dell’esplosione della miscela. Per ritardare l’autoinnesco, e per evitare rischi di detonazione prematura della miscela dei gas inviati nel pallone, quali quello del raffreddamento della lancia oppure del pallone. 5.4. Rivendicazioni indipendenti. L’ ambito di tutela del brevetto è definito, in via principale, dalla rivendicazione indipendente di procedimento 1 e dalla rivendicazione indipendente di dispositivo 11. L’oggetto del brevetto è altresì definito, in via subordinata, dalle rivendicazioni 2-10, che dipendono dalla rivendicazione 1 e dalle rivendicazioni 12-20, che dipendono dalla rivendicazione 11. La rivendicazione indipendente 1 recita: “1. Procedimento per la pulitura di contenitori ed impianti insudiciati, con depositi di scorie o con incrostazioni, per mezzo della tecnica delle esplosioni, preferibilmente durante il funzionamento dell'impianto, rispettivamente a contenitore caldo, caratterizzato: a) dal fatto che un dispositivo tubolare, rispettivamente lancia, viene inserito/a dall'esterno nel contenitore oppure nell'impianto in modo tale che lo sbocco del dispositivo tubolare, rispettivamente della lancia, viene posizionato in prossimità degli insudiciamenti, rispettivamente incrostazioni o depositi di scorie , b) dal fatto che una miscela esplosiva, oppure componenti formati, alla miscelazione, una miscela esplosiva viene/vengono condotta/e attraverso il dispositivo tubolare, rispettivamente la lancia, pervengono in un contenitore a parete sottile, c) applicato sul dispositivo tubolare, rispettivamente lancia, ed in prossimità degli insudiciamenti, rispettivamente incrostazioni o depositi scorie e d) dal fatto che la miscela esplosiva, formata eventualmente mediante miscelazione pagina 5 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 esplosiva, l’inventore descrive alcuni eventuali accorgimenti per rallentare il riscaldamento Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 delle componenti, viene portata all'esplosione, laddove viene distrutto il contenitore a parete sottile.” La rivendicazione indipendente 11 recita: “11. Dispositivo per la pulitura di contenitori ed impianti insudiciati, con depositi di scorie o con incrostazioni, caratterizzato dal fatto che: corrispondenza di una estremità della lancia, b) laddove i mezzi di adduzione sono realizzati in modo da guidare nella lancia una miscela esplosiva oppure, nel caso di miscelazione, componenti formanti una miscela esplosiva, eventualmente in modo separato e, c) dal fatto che la lancia presenta, in corrispondenza dell'altra estremità da condurre nel contenitore, un contenitore flessibile a parete sottile d) per l'accoglimento della miscela esplosiva oppure, in caso di miscelazione, componenti formanti una miscela esplosiva, e) laddove il contenitore flessibile a parete sottile e sostanzialmente a tenuta di gas oppure di liquidi.” 6. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la rivendicazione 1 è nulla perché si estende oltre il contenuto della domanda originaria. La causa di nullità in oggetto è stata dedotta dalla parte nel corso delle operazioni peritali. La mancata specifica allegazione della detta causa di nullità sin dall’atto introduttivo, o nella memoria di cui all’art. 183 sesto comma n 1 c.p.c., non ne determina l’inammissibilità, in quanto la nullità può essere rilevata d’ufficio anche per cause diverse da quelle specificamente dedotte dalla parte, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio ( cfr, da ultimo, Cass. U 12 dicembre 2014 n 26242, secondo il quale il giudice chiamato a decidere sulla impugnazione di un contratto, una volta “provocato il contraddittorio”, deve rilevare d’ufficio ogni forma di nullità). Nel caso di specie la questione della nullità, per estensione dell’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale, è stata dibattuta dalle parti sia nel corso delle operazioni peritali che successivamente nel corso del giudizio e, da ultimo, con le memorie conclusionali e, pagina 6 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 a) esso presenta una lancia conformata in forma di tubo e mezzi di adduzione in Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 quindi, nel rispetto del principio del contraddittorio. 6.1. La domanda originaria di brevetto internazionale WO 2002/084193, da cui deriva il brevetto EP 1 362 213, riportava nella rivendicazione una limitazione sulla natura della miscela esplosiva, poiché prevedeva che essa dovesse essere “parzialmente gassosa”. Essa recitava: Procedimento per pulire contenitori ed impianti rimuovendo gli imbrattamenti o esplosiva, in cui una miscela esplosiva, parzialmente gassosa, viene portata in corrispondenza degli imbrattamenti o degli accumuli di materiale o delle formazioni di scoria e la miscela esplosiva viene fatta esplodere. Tale limitazione non è più presente nella rivendicazione 1 così come concessa e sopra riportata. Non vi è dubbio che la soppressione della limitazione “parzialmente gassosa” ha comportato una estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda perché l’invenzione può essere utilizzata con un esplosivo solido, liquido, in polvere o gassoso, invece che necessariamente “parzialmente gassoso”. Il brevetto è dunque nullo ex art. 76, primo comma, lett c). La conclusione del CTU, secondo la quale “la rivendicazione 1 come concessa è però del tutto conforme alla descrizione brevettuale”, non è condivisibile, poiché: 1) la descrizione non è chiaramente “conforme” al testo della detta rivendicazione brevettuale. Al contrario, essa è dal tenore dubbio e prescrive –o pare prescrivere- che la miscela sia necessariamente “parzialmente gassosa” ( si vedano, ad esempio, p 4 descrizione ove, nella equivocità del testo, si afferma che la miscela esplosiva è, perlomeno parzialmente, gassosa e p 8, ove si dichiara che: “ per escludere la possibilità di una esplosione prematura, la miscela esplosiva, perlomeno parzialmente gassosa, viene prodotta preferibilmente nel punto in corrispondenza del quale deve avvenire l’esplosione”). 2) In ogni caso, la descrizione non può integrare la rivendicazione, giacché essa può servire solo per interpretarla e non per estendere la portata della tutela mediante un’integrazione. Ed invero, i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, mentre la pagina 7 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 gli accumuli di materiale o le formazioni di scoria presenti in essi per mezzo di tecnica Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 descrizione e i disegni possono essere impiegati solo per l’interpretazione delle rivendicazioni, ma non per integrare l’ambito di tutela chiaramente delineata dalla rivendicazione, nel caso di specie a seguito della soppressione della componente gassosa della miscela (cfr art. 52 secondo comma CPI, come modificato dall’art. 29 Dlgs n 131/2010). nel vigore di un diverso contesto normativo, che non attribuiva autonomo rilievo alle rivendicazioni. Essa non può essere seguita dopo che il legislatore, all’art. 52 secondo comma CPI, ha previsto, in conformità alla convenzione di Strasburgo, che la descrizione è uno strumento d’interpretazione delle rivendicazioni e non d’integrazione. Nel ricostruire il rapporto tra rivendicazione e descrizione il legislatore ha attribuito alla descrizione una posizione di subalternità rispetto alle rivendicazioni, le quali delimitano da sole l’ambito dell’esclusiva. Nel caso di specie, la rivendicazione, con la soppressione della limitazione, ha inequivocabilmente esteso l’ambito di tutela del brevetto, senza che sia necessario ricorrere all’ausilio interpretativo – e solo interpretativo- della descrizione, giacché la volontà di estensione è esplicita nella soppressione. La rivendicazione non potrebbe essere integrata dalla descrizione, giacché il ruolo della descrizione (nel caso di specie, si è visto, non pacificamente conforme al testo emendato) non può essere quello di integrare l’ambito di tutela del brevetto. 7. Il brevetto è altresì nullo per mancanza, in entrambe le rivendicazioni indipendenti, della caratteristica essenziale per la realizzazione dello scopo del trovato consistente nel raffreddamento del palloncino destinato a contenere la miscela esplosiva. Le rivendicazioni non contengono alcuna limitazione sul materiale utilizzabile per realizzare il contenitore o il palloncino e inoltre non prevedono la presenza di caratteristiche per proteggere il contenitore dalle altre temperature cui viene esposto. Il contenitore –ossia palloncino gonfiabile- che può essere formato, come testè visto, senza limitazioni di materiale, e persino con la plastica o il polietilene, come esplicitato pagina 8 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 La giurisprudenza invocata dalla difesa della convenuta non è pertinente, perché formatasi Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 dall’inventore nella descrizione, non è idoneo a rimanere indenne in un ambiente a temperatura elevata (e cioè con temperature dell’ordine di centinaia di gradi centigradi) per il tempo necessario per l’esplosione localizzata della miscela, con la conseguenza del mancato raggiungimento dello scopo del trovato. La distruzione prematura del palloncino, nel quale è contenuta la miscela esplosiva, cagionerebbe, infatti, una dispersione dei gas esplosione “localizzata” proprio sull’area dove si sarebbe dovuto effettuare la pulizia e non si raggiungerebbe lo scopo del trovato della pulizia localizzata (CTU p 26-27). Come rileva il CTU, “esporre un palloncino in polietilene, per alcune decine di secondi, in un ambiente di centinaia di gradi centigradi significherebbe, di fatto, distruggerlo” (CTU p 27). A conferma di tale conclusione, la medesima società convenuta, nelle istruzioni operative fornite ai suoi clienti, afferma la necessità dell’adozione di misure per raffreddare il pallone in cui viene immessa la miscela esplosiva e proteggerlo dagli effetti del calore, in ambienti con temperature oltre i 50 °C (cfr. allegati 2A e 2B della seconda memoria di parte attrice contenente un estratto della documentazione tecnica di Bang & Clean). In conclusione il Collegio ritiene condivisibili le valutazioni del CTU, confermate dalla documentazione proveniente dalla parte convenuta titolare del brevetto, secondo cui il procedimento ed il dispositivo di cui alle rivendicazioni 1 e 11 non possono funzionare secondo gli scopi dichiarati dall’inventore - pulizia d’ impianti termici in funzione o ad alte temperature- a meno di non prevedere accorgimenti per proteggere il palloncino contro le alte temperature. 8. La carenza di una caratteristica essenziale per il raggiungimento dello scopo dell’invenzione - il raffreddamento del palloncino- nelle rivendicazioni indipendenti determina, nel caso di specie, la nullità del brevetto, per inidoneità del trovato a risolvere, in modo nuovo e originale, un problema tecnico, non potendo l’invenzione funzionare secondo il suo scopo ed offrire il risultando promesso. Ciò determina la nullità del brevetto per difetto di descrizione e carenza del requisito dell’utilità- industrialità del brevetto e, quindi, la nullità ai sensi dell’art. 76 primo comma lett. a) – perché l’invenzione pagina 9 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 all’interno dello spazio in cui si trova la lancia, per cui non sarebbe più possibile avere una Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 non è brevettabile ai sensi dell’art. 45 e per nullità ai sensi dell’art. 76 primo comma lett. b) per insufficienza della descrizione. La mancanza nelle rivendicazioni indipendenti di una caratteristica essenziale per il funzionamento del trovato comporta, invero, l’ estensione del brevetto anche a soluzioni che non risolvono il problema tecnico, sfociando in un difetto di descrizione e nella necessità di un’ulteriore attività di ricerca e sperimentazione 76.1 lettera b c.p.i. 9. E’ ben vero che la caratteristica di raffreddare il pallone destinato a contenente la miscela esplosiva, è prevista, come eventuale, nelle rivendicazioni dipendenti 9 e 18, che recitano rispettivamente: “…caratterizzato dal fatto che il dispositivo tubolare, rispettivamente la lancia, e/oppure il contenitore a parete sottile vengono raffreddati” e “caratterizzato dal fatto che esso contiene mezzi per il raffreddamento dello stelo della lancia e/oppure un raffreddamento della testa”. Purtuttavia la combinazione delle due rivendicazioni indipendenti con quelle dipendenti, quand’anche fosse ammissibile, non sanerebbe la ravvisata nullità delle due rivendicazioni indipendenti, perché le rivendicazioni dipendenti n. 9 e n. 18 menzionano la caratteristica della refrigerazione del palloncino (anche) in alternativa a quella della lancia. Senonché la sola refrigerazione della lancia non sarebbe idonea a fare raggiungere al trovato lo scopo perseguito perché non risolverebbe il problema dell’esplosione prematura del palloncino in condizioni di lavoro ad alte temperature, costringendo chi dovesse attuare l’invenzione a un’ulteriore attività di ricerca e sperimentazione. 9. Concludendo, il brevetto è nullo sia perché ha ampliato oltre la domanda iniziale l'ambito dell'esclusiva, sopprimendo alcune caratteristiche del trovato dalle rivendicazioni, sia perché difetta, nelle rivendicazioni indipendenti, di una caratteristica essenziale per il raggiungimento dello scopo promesso, e cioè la refrigerazione del palloncino. 10. La convenuta ha contestato la nullità, deducendo che: - l'invenzione B&C sarebbe destinata ad operare anche su impianti non funzionanti; - l'omissione, nelle rivendicazioni, di una caratteristica essenziale per il funzionamento dell'invenzione non sarebbe ricompresa tra le cause di nullità del brevetto. - l'invenzione potrebbe comunque funzionare in assenza della refrigerazione del palloncino; pagina 10 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 per attuarla, che costituisce causa di nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 - la combinazione delle rivendicazioni indipendenti con quelle dipendenti sarebbe valida (vedi comparsa conclusionale p 38). 10.1. Il primo argomento non è condivisibile e anzi è smentito dal testo del brevetto e dallo scopo indicato dall’inventore, che è proprio quello della pulizia d’ impianti termici mentre sono in funzione o comunque si trovano a temperature di centinaia di gradi senza la necessità di mettere in fermo l’impianto, si evitano costosi fermi dell’impianto (vedi supra § 5.2); scopo più volte enunciato dalla medesima convenuta nei suoi atti difensivi. 10.2. Quanto al secondo assunto, si è già visto che l'omissione, nelle rivendicazioni indipendenti, di una caratteristica essenziale per il funzionamento dell'invenzione è causa di nullità ex art. 76 primo comma CPI per non sufficienza della descrizione e mancanza dei requisiti di brevettabilità (vedi § 8). 10.3. Le considerazioni della difesa sul funzionamento del trovato anche nel caso di mancata refrigerazione del palloncino non sono credibili per le ragioni già enunciate al § 7, -che sono conformi alle valutazioni del CTU condivise da questo Tribunale- e confermate, altresì, dalla documentazione proveniente proprio dalla parte convenuta, dalla quale emerge la dichiarata necessità dell’adozione di misure per raffreddare il pallone e proteggerlo dagli effetti del calore; misure, si è visto, che pur indispensabili, non sono contenute nelle rivendicazioni indipendenti. 10.4. Infine, e venendo alle conseguenze, la nullità del brevetto non è parziale, in quanto la combinazione delle rivendicazioni indipendenti con quelle dipendenti, quand’anche ammissibile – e ciò al fine del decidere non assume rilievo-, porterebbe a un’ invenzione che non funziona, non essendo sufficiente refrigerare la sola lancia. 11. Pertanto, la porzione italiana del brevetto europeo n. 1362213, depositato il 25 marzo 2002, avente per titolo: “procedimento e dispositivo per la pulitura di dispositivi di combustione”, di titolarità della convenuta BANG & CLEAN GMBH. va dichiarato nullo. 12. Alla integrale soccombenza della convenuta segue la sua condanna alla integrale rifusione delle spese di lite, che sono liquidate in favore dell’attrice , applicati i parametri pagina 11 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 centigradi perché, effettuando la pulizia delle pareti interne di impianti di combustione Sentenza n. 1733/2015 pubbl. il 09/02/2015 RG n. 54450/2012 Repert. n. 1404/2015 del 09/02/2015 DM n 50/2014, vigenti alla data del deposito delle memorie conclusionali e previsti per le cause di valore indeterminabile, in favore dell’attrice, conformemente alla nota spese, in euro 10.343,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15% , iva e cpa come per legge. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell’attrice. PQM sulle domande proposte da BIO PROTECT GROUP S.R.L nei confronti di BANG & CLEAN GMBH., rigettata ogni altra istanza, così provvede: 1. In accoglimento della domanda proposta dalla società BIO PROTECT GROUP S.R.L, accerta l’invalidità della porzione italiana del brevetto europeo n. 1362213, depositato il 25 marzo 2002, avente per titolo: “procedimento e dispositivo per la pulitura di dispositivi di combustione”, di titolarità della convenuta BANG & CLEAN GMBH. 2. Condanna la convenuta BANG & CLEAN GMBH. a rifondere integralmente alla società attrice le spese processuali, liquidate in euro 10.343,00 per compensi, oltre a spese generali al 15% , iva e cpa, come per legge. 3. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU. 4. Manda la Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all’UIBM per gli adempimenti di legge. Così deliberato in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2015 Il Presidente Il Giudice est. Dott. Paola Gandolfi dott. Silvia Giani pagina 12 di 12 http://bit.ly/211oPh9 Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, deliberando con sentenza definitiva
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