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Sentenza n. 12508/2015 pubbl. il 06/11/2015
RG n. 11739/2009
Repert. n. 10784/2015 del 06/11/2015
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Paola Gandolfi
pres.
dott.ssa Letizia Ferrari Da Grado
giud.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11739 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2009
vertente
TRA
NINTENDO Co Ltd., in persona del legale rappr.te pro tempore;
NINTENDO OF AMERICA Inc., in persona del legale rappr.te pro tempore;
NINTENDO OF EUROPE GmbH, in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.te in Milano, via Visconti di Modrone 2, presso lo studio degli avv.ti Giorgio MONDINI e
Giacomo BONELLI, che le rappresentano e difendono;
- attrici -
pagina
http://bit.ly/1P2GqiS
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Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067 - Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c211e
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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E
PCBOX s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, piazzale Bacone 2, presso lo studio del procuratore avv. Nunzio ROLANDI che
la rappresenta e difende unitamente all’avv. Sandro GUERRA del Foro di Firenze e all’avv. Cino
- convenuta –
9NET s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, via Anfossi 2, presso lo studio del procuratore avv. Lorenzo GUZZINI che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. Alessandro BACHINI del Foro di Arezzo;
- convenuta OGGETTO: diritto d’autore.
CONCLUSIONI
All’udienza di precisazione delle conclusioni del 4.3.2015 i procuratori delle parti così concludevano:
per le attrici: ” 1) accertare e dichiarare nei confronti di PC Box che la produzione, distribuzione,
promozione e commercializzazione in qualsiasi forma e modo dei mod chip “Argon”, “D2Pro2”,
“Wiikey”, “D2Sun” e dei game copier “K7”, “N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne” nonché di
ogni altro mod chip o game copier destinato ad essere utilizzato sulle consolle Nintendo costituisce un
illecito in quanto: a) detti dispositivi violano le MTdP apposte da Nintendo sui propri prodotti; b) detti
dispositivi, e quindi la loro produzione, offerta e commercializzazione, costituiscono contributo
cosciente e causalmente determinante alla violazione dei diritti d’autore a contenuto patrimoniale (e in
particolare il diritto esclusivo di duplicazione) spettanti a Nintendo sui propri videogiochi;
2) accertare e dichiarare nei confronti di PcBox che la produzione, distribuzione, promozione e
commercializzazione in qualsiasi forma e modo dei game copier “K7”, “N5 Revolution”, “R4
Revolution” e “DSOne” nonché di ogni altro game copier destinato ad essere utilizzato sui Nintendo
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BENELLI del Foro di Prato;
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DS e Nintendo DS Lite costituisce altresì violazione dei diritti esclusivi delle attrici sul marchio
“Nintendo”, come meglio esposto in narrativa;
3) inibire alla PCBox la ulteriore produzione, distribuzione, promozione e commercializzazione in
qualsiasi forma e modo dei mod chip “Argon”, “D2Pro2”, “Wiikey”, “D2Sun” e dei game copier “K7”,
ad essere utilizzato sulle consolle Nintendo;
4) confermare integralmente i provvedimenti dati dal G.D. nel procedimento cautelare n. 62900/08
R.G. con ordinanza Rep. 12086/08 depositata il 19 dicembre 2008;
5) confermare integralmente il provvedimento cautelare emesso nel presente procedimento in data 20
agosto 2009 col quale il G.I. ha autorizzato le concludenti ad eseguire nei confronti di PC Box
sequestro conservativo di beni mobili e/o immobili e/o crediti, anche presso terzi, fino a concorrenza
dell’importo di € 500.000;
6) fissare a carico di PcBox S.r.l. una penale di euro 250,00, o la diversa somma che verrà ritenuta di
giustizia, per ogni esemplare dei prodotti di cui sopra che venga distribuito, offerto in vendita o reso
altrimenti disponibile al pubblico successivamente alla emananda sentenza;
7) fissare a carico di PCBox una penale di euro 2.500,00, o la diversa somma che verrà ritenuta di
giustizia, per ogni atto di pubblicizzazione e/o promozione commerciale, anche via internet, dei
prodotti di cui è causa avvenuto successivamente alla emananda sentenza;
8) condannare PCBox al risarcimento di tutti i danni patiti solidalmente dalle attrici per i fatti di cui è
causa, nella misura di € 500.000,00, o in quella diversa somma che il giudice riterrà equa;
9) condannare PCBox al pagamento in favore delle attrici solidalmente dell’importo di € 500.000,00
per la violazione del provvedimento cautelare indicato sopra al punto 4) ed in applicazione delle penali
parimenti previste in detto provvedimento.
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“N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne” nonché di ogni altro mod chip o game copier destinato
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10) disporre la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza, per una volta e a caratteri doppi
del normale, a cura delle attrici e a spese della PCBox, sul “Corriere della Sera” e su “La Repubblica”;
11) condannare PcBox a rifondere alle attrici le spese, diritti e onorari sia del giudizio cautelare che del
presente procedimento;
A) disporre CTU onde verificare se fossero disponibili al momento della instaurazione della
presente vertenza, e se siano oggi disponibili, allo stato attuale della tecnica, MTP che
realizzino l'obiettivo di protezione dei videogiochi con una efficacia sostanzialmente
equivalente rispetto alle MTP utilizzate da Nintendo, rendendo tuttavia le consolle Nintendo
utilizzabili anche per altri fini leciti. Tutto ciò tenendo in considerazione i costi dei vari sistemi
di protezione in raffronto nonché tutti i vari aspetti tecnici e pratici inerenti alla loro attuazione;
B) disporre CTU onde verificare, tramite opportune indagini su Internet, la consistenza e
l'importanza dei fenomeni, rispettivamente, dell'utilizzo di copie non autorizzate di
videogiochi, e dell'utilizzo di programmi indipendenti (c.d. homebrew);
C) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli:
a. Vero che nel periodo compreso tra il 21 e il 27 febbraio 2014 è stata predisposta
un’attività di monitoraggio presso un campione di punti vendita riferito a negozi
rivenditori di videogiochi e/o operatori di assistenza tecnica per pc e videogames, nelle
località di Bologna e Provincia, Milano ed hinterland, Monza, Roma e provincia, Latina,
Modena e provincia, Scandicci, Saronno.
b. Vero che mediante la attività di cui al precedente capitolo si è verificato quali e quanti
esercizi commerciali proponessero modifiche alle console Nintendo Wii fornendo anche
giochi precaricati e/o vendessero flashcard per Nintendo DS munite di micro SD
contenenti giochi precaricati;
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in via istruttoria,
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c. Vero che su 43 punti vendita in tal modo selezionati 13 sono risultati vendere dispositivi
elusivi per Nintendo DS e Wii e precisamente: PLAYWORLD di Ciampino; ATTIVA
SYSTEM di Latina; ALESSANDRO GRAZZINI ASSISTENZA E VENDITA PC E
CONSOLE di Casalecchio di Reno (BO); BITWORLD di Monza; GPL SOFT di
RIPARAZIONI di Milano; PUNTO BLU di Milano; CONSOLE SERVICE di Reggio
Emilia; IL PASSATEMPO di Roma; ZEROUNOSTORE.COM di Roma; SHOP
MANIA di Scandicci (FI);
d. Vero che su un totale di 12 rivenditori disponibili a modificare la Wii, 7 hanno
confermato la disponibilità a fornire giochi copiati preinstallati e precisamente
Playworld, Attiva System, Alessandro Grazzini Assistenza e vendita pc e console, The
games, Bubble Bubble Riparazioni, Il passatempo, Zerounostore.com;
e. Vero che su un totale di 12 rivenditori disponibili a fornire game copier per la Nintendo
DS, 9 erano disponibili a fornire anche flash card con giochi preinstallati e precisamente
Playworld, Alessandro Grazzini Assistenza e vendita pc e console, Bitworld, GPL soft,
The games, Lin Kai, Bubble Bubble Riparazioni, Il passatempo, Zerounostore.com;
f. Vero che sulle 6 flash card acquistate da Carpinvest erano preinstallati in tutto 440
giochi, di cui 436 copie illegittime dei giochi e solo 4 giochi homebrew.
Si indicano quali testi i sig.ri Davide Ghedini, Davide Lugli, Andrea Schianchi, Edoardo Castellani
Tarabini, presso Carpinvest Group Srl Via C.Marx 160/A 41012 Carpi;
g. vero che nel periodo compreso fra il 19 e il 25 febbraio 2014 ho provveduto ad
effettuare dai siti internet che appaiono in esse indicati le stampe prodotte sub docc. Nn.
55 e 57 fasc. attoreo, che mi si mostrano, e selezionare i video dal sito
www.youtube.com indicati sub doc.58 fasc. attoreo, che mi si rammostra.
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Pomezia (RM); THE GAMES di Milano; LIN KAI di Roma; BUBBLE BUBBLE
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Si indicano quali testi i sig.ri Omar Cesana e Marianna Colella, Via Visconti di Modrone n. 2, Milano.”
per la convenuta Pcbox s.r.l.: “Nel merito:
- respingere tutte le domande e richieste avanzate da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in
diritto.
- si insiste per l’ammissione di tutti i mezzi di prova già richiesti con memorie di cui all’art. 183,
comma 6 c.p.c. nonché negli ulteriori scritti successivi al deposito della sentenza della CGUE e, in
particolare, per l’ammissione di CTU.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di avvocato, maggiorate delle addizionali di legge (15%
rimborso forfettario spese generali, 4% Cpa ed Iva di legge).”
per la convenuta 9 Net s.r.l.: “in via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle prove testimoniali di cui aí capitoli da n. 1 a n. 6 e n. 13 della
memoria ex art. 183 comma VI° n. 2 c.p,c. di 9Net s.r.l. con i testi ivi indicati;
- si insiste affinché sia ammessa CTU volta ad illustrare e/o accertare: a) con quali mezzi e/o modalità
viene reso visibile su internet agli utenti un determinato sito; b) la funzione ed il funzionamento dei
DNS; c) se, come e da quali soggetti possono essere modificati i mezzi e/o le modalità attraverso i quali
viene reso visibile il sito su internet; d) con riferimento al caso specifico, se, come, quando e da quali
soggetti è stato modificato il puntamento dei DNS relativamente al sito recoverybios.com in hosting
presso 9Net;
- ci si oppone alla ammissione della istanza sub n. 3 della memoria ex art, 183 comma VI° n. 2 c.p,c.
della Nintendo per le ragioni già evidenziate da 9Net s.r.l. nella propria memoria ex art. 183 comma
VI° n. 3 c.p.c.
Nel merito:
Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
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In via istruttoria:
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- in tesi: rigettare e respingere integralmente le domande di parte attrice formulate nei confronti di 9Net
s.r.l. compresa quella da ultimo formulata con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p,c. (punto 10)
anche perché nuova;
- in subordine: dichiarare PCBox s.r.l. tenuta a manlevare e tenere indenne 9Net s.r.l. per quanto essa
condannare essa PC BOX a rimborsare a 9Net quanto da essa eventualmente pagato all'attrice in
esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a definizione del presente giudizio.
ln ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento e della fase di reclamo.”
FATTO E DIRITTO
1. L’ordinanza cautelare emessa in data 18.12.2008 su ricorso depositato nell’interesse delle odierne
attrici NINTENDO Co Ltd., NINTENDO OF AMERICA Inc. e NINTENDO OF EUROPE GmbH
aveva disposto il sequestro a carico di PCBOX s.r.l. dei mod chip denominati “Argon”, “D2Pro2”,
“Wiikey”, “D2Sun” e dei game copier “K7”, “N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne”, inibendo
altresì alla stessa l’ulteriore produzione e commercializzazione di tali dispositivi, ed aveva ordinato a
9NET s.r.l. di provvedere all’oscuramento del sito www.ricoverybios.com ove PCBOX s.r.l. dava
luogo alla promozione dei predetti dispositivi.
Nella presente causa di merito le società del gruppo NINTENDO hanno richiamato le questioni già
sollevate nella fase cautelare, esponendo che nella loro attività incentrata sui prodotti per videogioco
esse commercializzavano sistemi di videogioco portatili (NINTENDO DS e NINTENDO DS Lite) e a
consolle fissi (Wii).
Quanto ai sistemi portatili, le schede per videogioco contengono un software utilizzabile solo su detti
sistemi portatili installato su di una scheda. Il sistema attiva un processo di autenticazione che verifica
se sulla scheda inserita sia contenuto il boot code (codice di caricamento): se sullo schermo del
dispositivo compare il logo NINTENDO – generato dal codice incorporato nel boot code – il sistema
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dovesse essere chiamata o tenuta a pagare a Nintendo all’esito del presente giudizio e per l'effetto,
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provvede a caricare il programma memorizzato sulla scheda al fine di consentire l’esecuzione del
gioco.
In tali sistemi sono previste specifiche misure di sicurezza, volte ad impedire la copia non autorizzata
dei giochi per NINTENDO DS nonché l’utilizzo su detto sistema di giochi contraffatti. In particolare le
per tale motivo non agevolmente replicabili, mentre la presenza del boot code e di altri dispositivi
impediscono il funzionamento di giochi illegittimamente duplicati.
Al fine di aggirare dette misure di protezione esistono dispositivi detti “game copier” che - per ciò che
riguarda i sistemi NINTENDO DS - riproducono fisicamente la sagomatura della scheda di gioco
originale ma che contengono solo un software che disabilita le misure tecniche di protezione del
sistema, mentre in una piccola fessura può essere inserita una flash card che contiene il software di
gioco illegalmente copiato.
Quanto al sistema di videogioco a consolle Wii, esso è dotato di un sistema di protezione anticopia
consistente in un codice di protezione che viene rilevato dalla consolle e che consente la sola
utilizzazione di giochi Wii. Tale codice non può essere duplicato mediante l’uso di un normale
masterizzatore, in quanto la copia del gioco così ottenuta non sarebbe riconosciuta come originale dalla
consolle.
Il dispositivo che consente di aggirare dette misure è un “mod chip” che viene abusivamente installato
all’interno della consolle e consente di utilizzare dichi contraffatti, così aggirando il sistema di
protezione anticopia.
Hanno affermato le società attrici che la convenuta PCBOX s.r.l. commercializzava al dettaglio
attraverso il proprio sito www.ricoverybios.com numerosi dispositivi destinati a consentire l’uso di
giochi non originali sui menzionati sistemi, sia proponendo in vendita alcuni tipi di “game copier”
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schede sono sagomate in maniera tale da poter essere inserite solo in un dispositivo NINTENDO DS,
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(denominati “K7”, “N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne”) che l’installazione di “mod chip”
sulle consolle NINTENDO (denominati “Argon”, “D2Pro2”, “Wiikey”, “D2Sun”).
Hanno altresì dedotto la corresponsabilità negli illeciti conseguenti anche della convenuta 9NET s.r.l.,
che rappresenta l’internet service provider ospitante il sito menzionato, chiedendo l’accertamento nei
utilizzate nei sistemi descritti volte ad impedire l’illegittima duplicazione e utilizzazione dei
videogiochi ai sensi dell’art. 102 quater L.A., condotta comportante la violazione dei diritti di
utilizzazione economica spettanti alle attrici sui software contenuti nei videogiochi (artt. 64 bis e ss.
L.A.), sui giochi stessi quali oggetto di tutela autoriale (art. 2 L.A.), sulle singole parti del gioco quali
titoli, personaggi e musiche e sui marchi NINTENDO nonché illecito rilevante anche sul piano penale
(art. 171 ter, lett. f-bis L.A.)
Hanno dunque chiesto la conferma delle inibitorie impartite in sede cautelare, l’aggiunta delle penali
previste dalla legge nonché la condanna delle convenute al risarcimento di tutti i conseguenti danni.
Si è costituita nel giudizio la convenuta PCBOX s.r.l., affermando che la sua attività era rivolta alla
commercializzazione dell’hardware unitamente a prodotti software creati appositamente da
programmatori estranei all’ambito del licenziatari ufficiali Nintendo e destinati alle piattaforme
commercializzate dalle società attrice (homebrew). Tali programmi sono messi in condizione di essere
utilizzati sulle consolle della parti attrici mediante l’installazione dei “mod chip” e PCBOX s.r.l.
commercializzava sia consolle Nintendo già modificate – alle quali viene abbinato un pacchetto di
programmi homebrew di produttori indipendenti – sia il servizio di modifica di consolle di clienti con
l’installazione del “mod chip” che consente di superare il blocco che impedisce alle consolle di
utilizzare programmi non provenienti da Nintendo.
L’intento delle società attrici sarebbe dunque quello di impedire lo sviluppo di software indipendente,
al di là del proclamato intento di ostacolare l’utilizzazione di copie illegali di software e di contenuti
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confronti di entrambe le società convenute della violazione delle misure tecniche di protezione
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protetti dal diritto d’autore, mentre il “mod chip” consentirebbe al proprietario della consolle di
affrancarsi dalla strategia monopolista del produttore consistente nell’impossibilità di utilizzare
l’hardware per contenuti diversi da quelli forniti dal medesimo produttore.
Ha contestato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 102 quater L.A., che consente l’applicazione di
posto che siffatte misure servirebbero solo a limitare la compatibilità tra piattaforme e tra piattaforme
ed accessori giungendo ad impedire la lettura – oltre che del software abusivamente copiato – anche
degli homebrew.
Affermata la liceità delle finalità proprie dei “mod chip”, in quanto destinati a rendere le piattaforme
Nintendo compatibili con i software sviluppati da programmatori indipendenti e non unicamente
destinati all’elusione delle misure tecnologiche mentre indimostrata sarebbe la prevalenza della finalità
di consentire l’uso di copie-pirata di videogiochi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande svolte dalle
parti attrici.
L’altra convenuta 9NET s.r.l. ha contestato la propria responsabilità in ordine agli illeciti contestati
dalle attrici, rilevando peraltro che nessuna domanda di risarcimento del danno era stata svolta nei suoi
confronti. Essa avrebbe fornito a PCBOX s.r.l. il solo servizio hosting per la diffusione del suo sito
internet, mentre dal 2006 nella registrazione del dominio recoverybios.com era subentrata la stessa
PCBOX s.r.l. che ne gestiva tutti i contenuti senza alcun intervento di 9NET s.r.l. Peraltro dall’ottobre
2008 PCBOX s.r.l. si era rivolta ad altro host provider mediante il quale l’indirizzo
www.ricoverybios.com si collegava ad altro sito web – non ospitato sul server di 9NET s.r.l. – e dal
gennaio 2009 anche il nome a dominio era stato trasferito ad altro mantainer.
Ha affermato dunque che sin dall’ottobre 2008 aveva cessato la sua attività di hosting per il sito cui
l’indirizzo www.ricoverybios.com puntava e ha comunque richiamato gli artt. 16 e 17 D.Lgsvo 70/03
in relazione all’art. 156 L.A., evidenziando che sin dalle prime diffide inviate dalle attrici essa aveva
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misure tecnologiche di protezione solo sulle opere o sui materiali protetti ma non anche sull’hardware,
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provveduto a informare le autorità competenti dei possibili illeciti e che in ogni casi essa non era più
titolare del sito e dominio in questione, trasferiti a terzi.
Ha concluso per il rigetto delle domande rivolte nei suoi confronti e comunque ha chiesto in via
subordinata di essere manlevata da PCBOX s.r.l. per ogni esborso conseguente alla sua eventuale
Va segnalato che il Tribunale - al quale la presente causa era stata una prima volta rimessa per la
decisione - con ordinanza adottata nella camera di consiglio del 22.12.2011 ha sollevato dinanzi alla
Corte di Giustizia UE questione in via pregiudiziale ex art. 267 TFUE relativa all’interpretazione
dell’art. 6 della Direttiva 2001/29/CE.
Sotto un primo profilo tale questione verteva sulla possibilità o meno di considerare quale legittima
misura tecnologica di protezione attinente ad opere o materiali tutelati dal diritto d’autore anche
l’implementazione nel sistema hardware – e dunque non solo sull’opera – di un dispositivo atto a
verificare la presenza sul supporto contenente l’opera protetta di un codice di riconoscimento. Tale
particolare misura di protezione consente nel contempo di procedere all’utilizzazione di tale materiale
protetto e di escludere ogni possibilità di utilizzare qualsiasi materiale privo di tale codice e
proveniente da terzi, dunque anche non in violazione di diritti del soggetto che appone detta misura di
protezione.
Sotto altro profilo il Tribunale ha interrogato la Corte sui criteri di valutazione in base ai quali
procedere a verificare se l’uso di un prodotto o componente con finalità elusive di una misura
tecnologica di protezione possa ritenersi o meno prevalente rispetto ad altre finalità o usi
commercialmente rilevanti.
La Corte di Giustizia UE si è espressa in ordine a tali questioni con la sentenza emessa in data
23 gennaio 2014 (causa C-355/12), all’esito della quale la presente causa è stata riassunta dalle parti
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condanna.
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attrici e – dopo le conseguenti attività di analisi e di iniziativa istruttoria – rimessa nuovamente in
decisione.
2. Appare necessario in via preliminare accertare se allo specifico prodotto costituito da un videogioco
possa essere applicata la tutela accordata al (mero) software (in particolare riferimento alla violazione
dell’ingegno, nell’ambito delle opere complesse e multimediali (soggette alla tutela penale di cui
all’art. 171 ter, lett f bis L.A. in relazione al disposto dell’art. 102 quater L.A.).
Le valutazioni a tale proposito svolte dalla Corte di Giustizia UE risultano del tutto coincidenti con
quanto già anticipato dal Tribunale in relazione a tale profilo nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, ove
già si rilevava come maggiormente pertinente l’attribuzione a detti prodotti “della qualità di opere
complesse e multimediali e dunque di opere dell’ingegno”. In effetti – proseguiva l’ordinanza, citando
sul punto giurisprudenza penale (Cass. pen. 33786/07) – “seppure tutti i videogiochi evidentemente
derivino la loro funzionalità da un programma per elaboratore, tuttavia ciò che rileva in via del tutto
prevalente ed assorbente è il fatto che tale programma si avvia e procede secondo un percorso
narrativo predeterminato dagli autori del gioco – ancorchè suscettibile di diversi sviluppi sulla base
delle azioni dell’utente, ma tutti comunque all’interno di una molteplicità di opzioni predefinite nel
gioco stesso – in cui si compone un complesso di immagini e suoni che trova in sé una propria definita
autonomia concettuale che si distacca dal mero supporto tecnico che ne consente la fruizione da parte
dell’utente”.
Tale valutazione è stata condivisa dalla Corte europea, che a sua volta ha osservato che nulla, nella
direttiva 2001/29, lascia intendere che le singole parti siano assoggettate ad un regime diverso da quello
dell’opera nel suo complesso e dunque esse sono tutelate dal diritto d’autore qualora partecipino, in
quanto tali, all’originalità dell’opera nel suo insieme. Sebbene la direttiva 2009/24 relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore costituisca una lex specialis rispetto alla direttiva 2001/29 – in
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penalmente rilevante di cui all’art. 171 bis L.A.) o se esso debba essere invece qualificato quale opera
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quanto la protezione offerta dalla direttiva 2009/24 è limitata ai programmi per elaboratore - i
videogiochi in questione costituiscono un materiale complesso, che comprende non solo un programma
per elaboratore, ma anche elementi grafici e sonori che, sebbene codificati nel linguaggio informatico,
possiedono un valore creativo proprio che non può essere ridotto alla suddetta codificazione e dunque,
fattispecie gli elementi grafici e sonori prima citati, sono protette, insieme all’opera nel suo complesso,
dal diritto d’autore nell’ambito del sistema istituito dalla direttiva 2001/29 (v. sentenza CGUE
23.1.2014 emessa nell’ambito di questa causa, punti da 21 a 23).
Ciò consente dunque di superare ogni contestazione svolta dalle parti convenute quanto alla natura ed
all’ambito di tutela pertinente ai prodotti videogiochi e di procedere alla decisione della controversia
sula base della disciplina stabilita dall’art. 102 quater L.A. in relazione all’art. 171 ter, lett f bis L.A.
3. Nell’affrontare il merito della controversia va rilevato – come peraltro può evincersi dalla pur
sommaria descrizione delle posizioni delle parti eseguita nel paragrafo 1 di questa sentenza - che gli
aspetti più propriamente tecnici ed alcuni di quelli fattuali esposti dalle parti attrici non sono stati
oggetto di contestazioni o di discussione tra le parti e che essi devono essere dunque ritenuti pacifici.
Ci si riferisce in particolare (limitandosi dunque in proposito a rinviare a quanto già riportato nel
paragrafo 1):
- ai dispositivi prodotti e commercializzati dalle società attrici, sia nella tipologia palmare (NINTENDO
DS) che di consolle fissa (Wii), al loro rispettivo funzionamento ed alla natura e operatività delle
rispettive misure tecniche di protezione (fisiche e informatiche) incorporate in esse e nei rispettivi
supporti (videogiochi) in reciproca relazione di funzionamento;
- alla produzione e commercializzazione da parte di specifici supporti e di dispositivi informatici che in
relazione ad entrambi detti sistemi (“game copier” per NINTENDO DS e “mod chip” per consolle Wii)
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nei limiti in cui concorrono all’originalità dell’opera, le parti che compongono un videogioco, nella
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consentono l’utilizzazione su di essi di contenuti non provenienti dal titolare dei diritti e produttore
degli hardware previa sostanziale disattivazione delle misure tecniche di protezione ivi installate;
- alla produzione e commercializzazione da parte di PCBOX s.r.l. dei dispositivi “K7”, “N5
Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne” appartenenti alla categoria dei “game copier”
e dei
ai provvedimenti di inibitoria emessi ante causam.
Va altresì rilevato in relazione alle argomentazioni in diritto svolte da PCBOX s.r.l. nella sua memoria
di costituzione con particolare riferimento a condotte attribuite alle attrici da essa ritenute interferenti
con i principi sia di diritto interno che comunitario sostanzialmente afferenti alla disciplina antitrust –
sotto il profilo di un dedotto intento monopolistico attribuito alle società attrici, di condotte da parte
delle stesse volte all’esclusione di soggetti dal mercato nonché alla compartimentazione dei mercati
stessi – che tali argomentazioni, oltre a non essere state oggetto in questa sede di alcuna domanda
specifica, sono state poste in via del tutto embrionale e generica e mai convenientemente sviluppate in
corso di causa, mentre è documentale che l’autorità amministrativa nazionale di controllo del mercato
ha svolto un’attività di verifica preliminare su dette questioni – su impulso della stessa PCBOX s.r.l. –
giungendo tuttavia alla conclusione di non dare corso ad alcuna ulteriore istruttoria e disponendo
l’archiviazione del caso (v. comunicazione AGCM del 15.5.2012 ).
4. L’art. 102 quater L.A. consente ai titolari di diritti sulle opere protette di apporre misure
tecnologiche di protezione efficaci che consentano di impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari
dei diritti, sia volte ad escludere l’accesso a tali opere che ad impedirne la copia.
Secondo il considerando 48 della direttiva 2001/29/CE – rispetto alla quale l’art. 102 quater L.A. si
pone come norma di attuazione nell’ordinamento nazionale dell’art. 6 di tale direttiva - la protezione
giuridica connessa all’applicabilità di tali misure tecnologiche di protezione implica il rispetto del
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dispositivi “Argon”, “D2Pro2”, “Wiikey”, “D2Sun” appartenenti alla categoria dei “mod chip” di cui
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principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità
commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica.
L’art. 171 ter, lett f bis L.A. assoggetta in particolare a sanzione penale chi produce e distribuisce
prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di
rendere possibile o facilitare l’elusione di dette misure.
5. La contestazione svolta da PCBOX s.r.l. quanto al fatto che le misure tecnologiche di protezione
adottate da Nintendo – in quanto presenti anche sull’hardware e non solo sulle opere protette dal diritto
d’autore – risulterebbero estranee all’ambito di applicazione dell’art. 102 quater L.A. deve essere
respinta in base alle valutazioni svolte dalla Corte di Giustizia, alla quale tale questione era stata
specificamente posta dal Tribunale in sede di interpretazione dell’art. 6 della direttiva 2001/29/CE.
Nella sentenza 23.1.2014 citata la Corte ha affermato che nulla, in tale direttiva, consente di
considerare che il suo articolo 6, paragrafo 3, non riguardi misure tecnologiche come quelle di cui
trattasi, e cioè in parte incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle consolle ed in
concreto operanti in un rapporto di interazione tra di esse.
In effetti la nozione di “efficaci misure tecnologiche” è definita nell’art. 6 della direttiva in modo ampio
e comprende anche l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale
la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto o di un
meccanismo di controllo delle copie.
D’altra parte tale ampia definizione risulterebbe conforme all’obiettivo principale della direttiva
2001/29 che, come risulta dal suo considerando 9, consiste nella realizzazione di un alto livello di
protezione a favore, segnatamente, degli autori, ritenuto essenziale per la tutela e lo sviluppo della
creazione intellettuale.
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eludere tali misure tecnologiche ovvero siano principalmente progettati e realizzati con la finalità di
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Ha dunque affermato la Corte europea che misure tecnologiche di protezione quale quelle in questa
sede descritte - in parte incorporate nei supporti fisici dei videogiochi e in parte nelle consolle e che
hanno bisogno di un’interazione tra di esse - rientrano nella nozione di “efficaci misure tecnologiche”
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 qualora il loro obiettivo consista
di Giustizia UE, sentenza 23.1.2014, cit. par. da 26 a 28).
6. Rispetto agli ulteriori elementi che completano la fattispecie in esame – e che investono il rispetto
del principio di proporzionalità, in base al quale non dovrebbero essere impediti quei dispositivi o le
attività che danno di fatto luogo all’elusione della protezione tecnologica ma, sul piano commerciale,
hanno una finalità o un’utilizzazione diversa dal facilitare la realizzazione di atti non autorizzati dal
titolare dei diritti d’autore sulle opere protette - la Corte di Giustizia ha rimesso al giudice nazionale il
compito di verificare in concreto:
a) se altre misure, o misure non installate sulle consolle, possano causare minori interferenze con le
attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per i diritti del
titolare. A tal fine ha segnalato gli aspetti che potrebbero assumere rilievo in tale analisi, quali i costi
relativi ai diversi tipi di misure tecnologiche, gli aspetti tecnici e pratici della loro attuazione nonché la
comparazione dell’efficacia di tali diversi tipi di misure tecnologiche per quanto riguarda la protezione
dei diritti del titolare;
b) la finalità dei dispositivi, dei prodotti o dei componenti che possono eludere le citate misure
tecnologiche, assegnando particolare rilievo alla prova dell’uso che i terzi effettivamente ne facciano
verificando con quale frequenza tali dispositivi, prodotti o componenti vengano effettivamente
utilizzati in violazione del diritto d’autore nonché la frequenza con cui sono utilizzati a fini che non
violano il suddetto diritto.
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nell’impedire o nel limitare gli atti che arrecano pregiudizio ai diritti del titolare da esse protetti (Corte
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Appare evidente che detta attività di accertamento deve essere svolta da questo Tribunale in relazione
agli elementi introdotti in causa dalle parti e all’onere probatorio su di esse rispettivamente gravante.
7. In relazione al primo gruppo di questioni innanzi evidenziate sub a) le parti attrici hanno depositato
una consulenza di parte specificamente rivolta alla descrizione tecnica delle misure tecnologiche di
costi, di semplicità d’uso e di sicurezza che risulterebbero propri sia delle misure fisiche ed
informatiche previste per i dispositivi della linea NINTENDO DS sia gli analoghi vantaggi che
presenterebbero per le consolle Wii l’adozione di un formato speciale per i relativi videogiochi – non
duplicabile da parte di normali dispositivi di riproduzione – e l’utilizzazione di un particolare codice
(Wii Copy Protection Code) atto a non consentire l’utilizzazione di materiali privi di tali protezioni. In
tale elaborato si è anche proceduto alla comparazione dei sistemi di protezioni adottati dalle attrici
(fondati sul controllo all’accesso) con quelli alternativi noti (fondati sul formato o sul controllo della
copia), evidenziando la minore efficacia di questi ultimi (v. doc. 27 fasc. attrici).
Dal canto sua la convenuta PCBOX s.r.l. nulla ha dedotto in ordine a tali profili tecnici, ritenendo che
fosse compito delle parti attrici dimostrare l’inesistenza di altre misure tecnologiche di protezione atte a
determinare minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni di tali attività pur fornendo
analoga protezione per i diritti del titolare, e in relazione a tale profilo ha genericamente richiesto lo
svolgimento di una CTU “finalizzata ad accertare se, secondo la miglior scienza ed esperienza,
esistano misure diverse da quelle installate da Nintendo sulle proprie piattaforme in grado di causare
minori interferenze con le attività dei terzi o minori limitazioni delle loro attività…” (v. pagg. 10 e 11
comparsa conclusionale PCBOX s.r.l.).
Se per un verso ritiene al contrario il Collegio che l’onere probatorio relativo alla presenza nella tecnica
corrente di diverse misure tecnologiche di protezione di minore invasività debba essere in realtà
assegnato alla parte che contesta l’utilizzazione delle misure applicate da Nintendo sui suoi prodotti –
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protezione adottate nei dispositivi da esse prodotti, illustrando in particolare i vantaggi in termini di
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in ossequio a quanto disposto dall’art. 2697, secondo comma c.c. – deve comunque rilevarsi in
concreto che rispetto all’esposizione svolta dalle parti attrici quanto al chiarimento di tali profili
nessuna contestazione specifica è stata svolta sul piano tecnico dalla convenuta, né essa – ad esempio ha nemmeno rilevato la presenza sul mercato di ulteriori tipologie di misure tecniche di protezione non
In tale contesto – in cui le parti attrici, come innanzi riferito, hanno comunque offerto elementi a
sostegno della legittimità della scelta delle misure tecnologiche in questione – non può non essere
considerata del tutto insufficiente la condotta della convenuta quanto all’allegazione ed articolazione di
concreti elementi tecnici a contrasto con quelli indicati dalle attrici, tanto che la mera richiesta di una
CTU nei termini innanzi indicati appare con tutta evidenza priva di un effettivo contenuto – in quanto,
secondo la convenuta, esso dovrebbe essere individuato autonomamente dal consulente d’ufficio - e
pertanto inammissibile in quanto palesemente esplorativa.
8. Per ciò che attiene alle questioni relative alla verifica degli usi dei dispositivi di elusione delle misure
tecniche di protezione posti in essere dai terzi acquirenti (v. punto b) del precedente paragrafo della
presente sentenza), anche in questo caso ritiene il Collegio che l’onere probatorio di dimostrare che gli
utenti ne disporrebbero non già per utilizzare videogiochi abusivamente riprodotti ma piuttosto per fini
che non violano il suddetto diritto – cioè per l’uso di software indipendente (homebrew) – dovrebbe
incombere sulla parte che contesta la legittimità dell’apposizione di dette misure di protezione,
indicando la natura e l’effettiva entità degli usi alternativi da essa dedotti sia pur tenendo conto
dell’obbiettiva difficoltà di acquisire attendibili dati circa l’effettiva diffusione degli usi illegittimi
rispetto a quelli legittimi e diversi da quelli autorizzati dai titolari dei diritti sui videogiochi Nintendo.
Invero la direttiva 2001/29/CE attribuisce in via generale protezione giuridica alle misure tecnologiche
utilizzate per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto d'autore e dei diritti
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considerate dalle attrici nella loro memoria tecnica.
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connessi, dando atto della sussistenza del rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a
facilitare l'elusione della protezione tecnica offerta da tali misure (v. considerando 47 e 48).
Se dunque – come si è innanzi precisato – non vi è contestazione alcuna circa la specifica attitudine dei
dispositivi “game copier” e “mod chip” per cui è causa a determinare l’elusione delle misure
ripartizione dell’onere probatorio sulle parti quanto al rispetto del profilo della proporzionalità di tali
misure tecnologiche di protezione stesse e/o della presenza nei dispositivi contestati di una finalità
commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica - che gli
elementi atti a sostenere tale presunta illegittimità o esorbitanza delle misure tecnologiche in questione
debbano essere forniti dalla parte che adduce tale eccezione a fondamento della correttezza del proprio
operato (art. 2697, comma secondo, c.c.).
Anche sotto tale profilo il contributo probatorio offerto dalle parti convenute – in particolare da
PCBOX s.r.l. – appare di fatto inconsistente, al di là delle affermazioni svolte in via generale quanto
all’attività degli sviluppatori indipendenti di programmi (homebrew).
Invero dell’effettiva utilizzazione di tali homebrew – in particolare di quelli destinati all’uso sulle
piattaforme delle attrici – non è stato fornito alcun elemento utile ad individuarne la loro effettiva
diffusione presso il pubblico degli utenti di tale genere di prodotti, sia pure tramite indici o rilevamenti
sommari sulla base dei quali poter comunque eseguire una valutazione approssimativa dell’ampiezza di
tale fenomeno in sé difficilmente misurabile e da poter consentire una qualche comparazione con la
diffusione dei videogiochi delle parti attrici.
In effetti, a fronte della certa sussistenza di un ampio mercato di fruitori di videogiochi (leciti o
indebitamente riprodotti) in funzione del quale operano in posizione di rilievo le società attrici,
dovrebbe il Tribunale verificare se il mercato degli utilizzatori degli homebrew – in particolare di quelli
specificamente rivolti al loro funzionamento su piattaforme Nintendo – possa raggiungere quote di tale
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tecnologiche apposte dalle attrici sui dispositivi Nintendo, non sembra dubitabile - sul piano della
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rilevanza da poter fondatamente giungere alla conclusione che i dispositivi contestati in realtà siano in
prevalenza - o in misura comunque apprezzabile – effettivamente utilizzati per fini che non violano i
diritti esistenti sui videogiochi.
Rimane dunque al Collegio la sola possibilità di procedere alla verifica di tale profilo sulla base degli
Nel caso di specie va in primo luogo rilevato che le parti attrici hanno riproposto in questa sede di
merito la produzione documentale già eseguita nell’ambito della precedente fase cautelare, ed in
particolare i documenti che riproducevano a stampa le pagine web tratte nel settembre 2008 dal sito
www.ricoverybios.com (docc. 12, 13, 14 e 25 fasc. attr.).
Di particolare rilievo ai fini di causa è il contenuto di un testo contenuto nella parte del sito dedicata
alle FAQ, ove si leggeva (alla domanda “Cosa posso fare con una Wii modificata con modchip
CicloWiz o WiiKey?”) che “La funzione principale svolta è quella di leggere giochi copiati, ma
permette anche di usare giochi originali e backup importati, permette inoltre l’avvio dei programmi e
giochi non certificati creati da terzi” (v. doc. 25 cit.).
Pare evidente come tale dichiarazione inserita dalla stessa convenuta PCBOX s.r.l. nel proprio sito web
risulti in sé chiaramente indicativa dello scopo prevalente assegnato ai dispositivi da essa
commercializzati, a conferma che proprio il consentire l’abusiva utilizzazione di opere protette dal
diritto d’autore era la principale finalità assegnata dalla stessa convenuta ai dispositivi di cui in questa
sede ha eccepito la piena liceità.
Va rilevato che PCBOX s.r.l., ancorchè in sede cautelare non avesse mai eccepito la conformità di tali
documenti rispetto a quanto da essa pubblicato sul proprio sito web, nella comparsa di costituzione
nella presente causa ha formulato un disconoscimento di tali documenti “in ossequio a quanto disposto
dagli artt. 2712 c.c., 215 n. 2 c.p.c.”.
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elementi comunque ricavabili dagli atti di causa.
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Tale formale ma sommario disconoscimento non può tuttavia, a parere di questo Tribunale, dare luogo
all’esclusione di tali documenti dal novero degli atti di causa utili per la decisione.
Va rammentato a tale proposito che la giurisprudenza di legittimità appare costante nel ritenere che in
tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il
di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare
nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (così,
da ultimo, Cass. 3122/15).
Va peraltro precisato, quanto al formale riferimento all’art. 215, n. 2 c.p.c. eseguita da detta convenuta,
che nel caso di specie non si verte in tema di scrittura privata sottoscritta dalla parte nei confronti della
quale essa risulta prodotta, trattandosi di testi privi di tale elemento grafico e dunque non assoggettabili
al procedimento di verificazione perchè estranei al novero delle scritture private aventi valore giuridico
formale (art. 2702 c.c.) cui conseguono i relativi effetti sostanziali e probatori (v. Cass. 3730/13; Cass.
34/97).
Se, dunque, tali documenti – e in particolare il doc. 25 nella parte innanzi citata – devono essere
considerati quali riproduzioni meccaniche in relazione al solo art. 2712 c.c., il disconoscimento
espresso da PCBOX s.r.l. risulta del tutto generico ed irrilevante, posto che esso non precisa né le
specifiche circostanze contenute in ciascuno di detti documenti (dal testo lungo, complesso e riferito a
più dispositivi e utilizzazioni) rispetto alle quali non vi sarebbe conformità tra quelli prodotti in atti e le
pagine web originali, né tantomeno quale sia il contenuto degli atti originali non riprodotto in maniera
conforme dalle copie in atti.
Né può sottacersi – a ulteriore sostegno della pretestuosità di tale disconoscimento - anche il
comportamento processuale della stessa parte che nel pregresso procedimento cautelare non ha mai
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"disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità
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proceduto ad alcuna contestazione di tale tipo, pur avendo sia la prima ordinanza che quella di reclamo
esplicitamente argomentato proprio sulla base del testo del documento innanzi riprodotto.
Le parti attrici hanno altresì proceduto a fornire ulteriori elementi a conferma del prevalente fine dei
dispositivi contestati ad essere impiegati per consentire l’uso di videogiochi copiati, quali uno studio
quantitativa degli utenti che hanno installato dispositivi di elusione per far girare videogiochi
contraffatti rispetto a quelli che solo in minima parte utilizzano homebrew, fino a raggiungere la
percentuale dell’82,9% del campione coloro che si servono di copie non autorizzate di giochi (v. doc.
54 fasc. attr.).
Hanno altresì prodotto in atti uno studio da esse commissionato che analizza in particolare la
grandissima differenza riscontrabile tra il numero degli utenti del web di coloro che ricorrono
(mediante download) a scaricare videogiochi illegittimamente riprodotti rispetto a coloro che invece
utilizzano programmi homebrew (v. docc. 62 e 63 fasc. attr.).
Al contrario le convenute – come già osservato - non hanno offerto alcun elemento atto a determinare il
numero degli homebrew sviluppati in maniera indipendente né l’entità effettiva dell’utilizzazione di
essi da parte della comunità degli utenti, di fatto non opponendo alle ricerche ed ai dati forniti dalle
attrici – sia pure sulla base di ricerche da esse commissionate - alcun concreto e pertinente dato di
diversa natura sulla base del quale eventualmente consentire specifici approfondimenti istruttori.
Tale contesto sembra dunque dover confermare gli elementi che già sotto un profilo meramente logico
porterebbero a dover considerare quantomeno assolutamente marginale la diffusione di un uso effettivo
di programmi homebrew specificamente realizzati per l’uso su piattaforme Nintendo (nonché su quelle
analoghe di altri produttori), apparecchi che seppure strutturalmente analoghi ad un personal computer
risultano invece specificamente e fortemente rivolti a consentire un uso di essi pressochè
esclusivamente rivolto ai videogiochi. In tale prospettiva la possibilità che gli utenti siano indotti ad
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condotto nei primi mesi del 2014 su utenti italiani dal quale si evincerebbe l’assoluta prevalenza
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utilizzare dette piattaforme per programmi diversi (agende, videoscrittura ecc.) appare del tutto teorica
ed astratta, mentre per altro verso gli utenti che intendessero effettivamente utilizzare programmi
homebrew leciti (giochi od altro) non risulterebbero minimamente ostacolati o limitati dalla presenza
delle misure tecniche di protezione presenti sulle piattaforme Nintendo in ragione della possibilità di
dispositivi diversi.
9. Dal complesso delle valutazioni innanzi espresse deve dunque confermarsi la responsabilità della
convenuta PCBOX s.r.l. nell’illecito contestato dalle società attrici relativo all’illecita produzione e
commercializzazione dei mod chip denominati “Argon”, “D2Pro2”, “Wiikey”, “D2Sun” e dei game
copier “K7”, “N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne”, in quanto integranti dispositivi aventi la
prevalente finalità e uso commerciale di eludere le misure tecnologiche di protezione impiegate dalle
società attrici a salvaguardia dei loro diritti su materiali tutelati dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 102
quater L.A.
Per tale ragione vanno confermati i provvedimenti di sequestro e di inibitoria già adottati in sede
cautelare nei confronti di PCBOX s.r.l., provvedendo da un lato a disporre la distruzione dei dispositivi
che sono stati in concreto oggetto di sequestro e sotto altro profilo all’emanazione di inibitoria in via
definitiva e fissazione di penale per violazioni della stessa.
Non ritiene peraltro il Collegio di poter accogliere anche le domande svolte dalle attrici quanto alla
dedotta violazione dei segni distintivi NINTENDO, tenuto conto degli insufficienti elementi ricavabili
dagli atti relativi ad usi di tale segno diversi da quelli descrittivi dei prodotti delle stesse.
10. Per ciò che attiene alla posizione dell’altra convenuta 9NET s.r.l., ritiene il Collegio che non
sembra contestabile dal complesso degli atti che essa deve essere qualificata come host provider, ossia
il provider che si limita ad offrire ospitalità ad un sito internet - gestito da altri in piena autonomia - sui
propri server.
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ricorrere sul mercato a molteplici possibilità tecniche alternative di fruizione di tali contenuti su
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In via generale deve dunque ritenersi che – nell’epoca in cui è stata effettivamente fornitrice del
servizio di hosting in favore di PCBOX s.r.l. per il sito www.ricoverybios.com – essa fosse
assoggettata alla particolare forma di responsabilità delineata dagli artt. 16 e 17 L. 70/03 per i soggetti
prestatori di servizi della società dell'informazione.
nell’interesse delle attrici NINTENDO Co Ltd. e NINTENDO OF AMERICA Inc. in relazione alla
commercializzazione dei dispositivi in questione tramite il sito www.ricoverybios.com (doc. 8 fasc.
9Net) e che in data 6.8.2007 la stessa 9NET s.r.l. aveva trasmesso al Compartimento Polizia Postale
della Lombardia – Sezione di Milano e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
un’informativa cui era allegata copia della diffida ricevuta (doc. 9 fasc. 9Net).
Va altresì rilevato che in data 13.1.2009 PCBOX s.r.l. ha provveduto alla formale disdetta di tutti i
rapporti contrattuali in essere con 9NET s.r.l. connessi al dominio ed all’hosting del sito web in
questione (doc. 4 fasc. 9Net), successivamente cioè alla notifica della prima ordinanza cautelare del
19.12.2008.
Le odierne parti attrici nel loro atto di citazione introduttivo del presente giudizio avevano chiesto che
l’accertamento di illiceità dei dispositivi contestati fosse adottato nei confronti sia di PCBOX s.r.l. che
di 9NET s.r.l., che a quest’ultima fosse ordinata l’immediata rimozione dal sito www.ricoverybios.com
di ogni riferimento o proposta commerciale attinente a detti dispositivi con fissazione di penale per
eventuali violazioni di detto ordine. Nelle conclusioni depositate all’udienza del 4.3.2015 le parti attrici
per ciò che attiene alla posizione di 9NET s.r.l. hanno sostanzialmente limitato le proprie domande alla
sola conferma del provvedimento cautelare del 19.12.2008.
In effetti nella sua comparsa di costituzione nel presente giudizio 9NET s.r.l., pur riconfermando le tesi
già sostenute nella fase cautelare quanto all’inesistenza di proprie responsabilità nella sua veste di mero
host provider, ha reso noto che dall’ottobre 2008 PCBOX s.r.l. si era rivolta ad altro host provider
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In punto di fatto risulta che in data 30.7.2007 9NET s.r.l. era stata oggetto di formale diffida trasmessa
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mediante il quale l’indirizzo www.ricoverybios.com si collegava ad altro sito web – non ospitato sul
server di 9NET s.r.l. – e che dal gennaio 2009 si erano risolti tutti i rapporti contrattuali tra dette parti,
rilevando dunque che sin dall’ottobre 2008 essa aveva di fatto cessato la sua attività di hosting in
relazione al sito web in questione.
9NET s.r.l. – in linea teorica ammissibile per i motivi specificati nella successiva ordinanza di reclamo,
trattandosi di provvedimento dell’autorità giudiziaria in via cautelare riconducibile all’ipotesi di cui al
comma 3 dell’art. 16 L. 70/03 – quantomeno dopo la cessazione di tutti i rapporti tra le parti del
gennaio 2009 non ha (più) ragion d’essere, avendo interrotto 9NET s.r.l. qualsiasi prestazione in favore
del mantenimento di detto sito web.
Ciò dunque impedisce la possibilità di confermare in via definitiva nei confronti di tale convenuta detto
provvedimento di inibitoria, unica domanda in concreto residuata a carico di 9NET s.r.l.
11. L’illecito ritenuto sussistente nella condotta posta in essere da PCBOX s.r.l. determina altresì la
conseguente condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno in favore delle parti attrici.
La particolarità della fattispecie – cui consegue senza dubbio in via generale una lesione dei diritti di
utilizzazione economica relativi ai contenuti delle opere protette di cui le attrici sono titolari, risultando
per effetto della produzione e diffusione dei dispositivi contestati incentivata la duplicazione illegittima
di tali opere – induce il Collegio a dare luogo ad una determinazione del danno risarcibile sulla base del
disposto del comma 2 dell’art. 158 L.A. e cioè tenendo conto degli utili che sono stati realizzati dal
soggetto ritenuto responsabile per effetto della violazione dei diritti delle attrici sull’integrità delle
misure tecnologiche di protezione legittimamente apposte a tutela dei loro diritti sulle opere
multimediali.
Nel corso della fase istruttoria è stato emesso nei confronti di PCBOX s.r.l. ordine di esibizione relativo
a tutta la documentazione commerciale relativa alla produzione, acquisto e vendita dei dispositivi
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Deve dunque rilevarsi in questa sede che il provvedimento di inibitoria emesso (anche) nei confronti di
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oggetto dell’inibitoria cautelare del 19.12.2008 (v. ordinanza depositata in data 27.10.2009) e, per
effetto della rilevata incompletezza della documentazione depositata dalla parte in esecuzione di tale
ordine, è stata poi ammessa CTU contabile volta a determinare l’entità dei prodotti inibiti oggetto di
commercializzazione da parte di PCBOX s.r.l. e dei servizi ad essi connessi, al fine di determinare il
Il CTU ha confermato l’insufficienza della documentazione contabile depositata da PCBOX s.r.l. – e
dunque la sostanziale elusione dell’ordine impartito dal giudice – ed ha richiesto integrazioni che
tuttavia non sono state eseguite in maniera completa dalla società convenuta.
In tale contesto il CTU ha concluso per l’impossibilità di rispondere al quesito relativo al numero dei
dispositivi commercializzati da PCBOX s.r.l., ma ha comunque fornito elementi di valutazione utili alla
determinazione del danno risarcibile, in un quadro di liquidazione in via equitativa e tenuto conto ex
art. 116 c.p.c. del comportamento omissivo mantenuto dalla società convenuta.
In effetti il CTU sulla base dell’esame dei bilanci depositati da PCBOX s.r.l. per gli anni dal 2006 al
2009 ha potuto individuare i ricavi totali per l’intero periodo della complessiva attività commerciale
svolta da tale società, ricavi ammontanti nel loro complesso in € 913.891,00 (v. tabelle a pag. 4 e 5
della relazione del CTU).
Se dunque tale dato deve essere necessariamente ricondotto, per quanto possibile, alla specifica parte di
attività di tale società attinente alla produzione e commercializzazione dei dispositivi in questione
nonché all’attività dei correlativi servizi (modifiche consolle per installazione ecc.), ritiene il Collegio
che sussistano in atti elementi idonei a quantificare l’ambito di tale specifica attività (quantomeno)
nella misura del 50% della complessiva attività della società.
Per superare infatti l’atteggiamento elusivo della parte – che ha omesso di ottemperare all’ordine
impartito dal giudice di depositare la documentazione utile a ricostruire l’ambito dell’attività illecita
svolta – appare utile rilevare dalla sentenza emessa dal Tribunale penale di Firenze del 12.5.2014 nei
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relativo fatturato ed il presumibile ricavo conseguito da tali attività.
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confronti del legale rappresentante di PCBOX s.r.l. Francesco Campa in relazione ai risvolti penali
connessi alla medesima attività oggetto della presente causa le dichiarazioni rilasciate da alcuni testi,
tecnici dipendenti della società convenuta, i quali hanno affermato – come si legge nella motivazione
della sentenza – che la loro attività tecnica consisteva prevalentemente nell’apportare modifiche alla
particolare sommarie dichiarazioni Righini, riportate alle pagine 10.-11 della sentenza in doc. 48 fasc.
attrici).
Sulla base dunque di tali elementi – che risultano di fatto del tutto compatibili con quanto desumibile in
via generale dalla documentazione prodotta dalle attrici volta a individuare l’attività svolta da PCBOX
s.r.l. (pagine web, forum, ricevute di installazioni richieste da soggetti riconducibili alle attrici ecc.) –
l’ammontare dei ricavi complessivi innanzi menzionati così come individuati dal CTU va decurtato del
50% e dunque sulla base di tale dato la liquidazione in via equitativa del danno va eseguita nella misura
di € 500.000,00, comprensiva cioè di rivalutazione monetaria e di interessi legali fino alla data della
presente sentenza.
Il sequestro conservativo concesso in corso di causa dovrà dunque essere convertito in pignoramento
sulle somme effettivamente in tal senso vincolate fino alla concorrenza di tale importo.
A tale risarcimento va aggiunto a carico di PCBOX s.r.l. anche l’ordine di pubblicazione del
dispositivo della presente sentenza secondo le modalità specificate in dispositivo.
12. Le parti attrici hanno altresì richiesto la liquidazione da parte del Tribunale delle penali già
impartite in sede di ordinanza cautelare, posto che – secondo un’ampia documentazione da esse
depositata in corso di causa - PCBOX s.r.l. avrebbe ripreso in breve tempo la commercializzazione dei
medesimi dispositivi.
Ritiene tuttavia questo Tribunale che ogni questione inerente alla violazione dell’inibitoria da parte
della convenuta dedotta dalle attrici e la conseguente violazione delle penali già impartite in sede
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consolle Nintendo Wii per una percentuale aggirantesi tra il 40 ed il 70% della loro attività (v. in
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cautelare – nelle varie ipotesi previste dalla legge e cioè sia ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., sia ai sensi
dell’art. 131, comma 2, c.p.i. che in particolare ai sensi del comma 1 dell’art. 156 L.A. per ciò che
attiene alla presente causa - dovrà essere rimessa all’ambito di una eventuale opposizione
all’esecuzione di misure già dotate di autonoma esecutività (v. ampiamente ord. Tribunale di Milano
questa sede.
13. Per ciò che attiene alle spese processuali – che comprendono anche le due fasi cautelari ante
causam nonché il giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Giustizia UE – e a quelle di CTU, esse devono
essere poste a carico della convenuta PCBOX s.r.l. e dunque liquidate nella misura specificata in
dispositivo in favore delle parti attrici.
Per ciò che attiene al rapporto processuale instauratosi tra le parti attrici e l’altra convenuta 9NET s.r.l.,
deve rilevarsi che la presenza della stessa nella fase cautelare ante causam non poteva ritenersi
irragionevole in quanto – come poi è in effetti avvenuto – legittimamente le attrici potevano richiedere
una misura inibitoria fondata sul disposto dell’art. 16, comma 3 L. 70/03, mentre solo nella sua
comparsa di costituzione nella successiva causa di merito tale convenuta ha eccepito la cessazione di
qualsiasi rapporto attinente alla prestazione dei suoi servizi in favore di PCBOX s.r.l.
Stima equo pertanto il Collegio, vertendosi in ipotesi di sostanziale e complessiva soccombenza
reciproca, provvedere all’integrale compensazione delle spese tra dette parti.
14. In ossequio alle direttive in tal senso adottate dalla Corte di Giustizia UE (v. punto 32 della Nota
informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali 2011/C
160/01), deve disporsi infine la trasmissione di copia della presente sentenza al giudice comunitario in
quanto conseguente alla sentenza pronunciata dalla Corte europea in data 23.1.2014 nel procedimento
C-355/12 instaurato a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale di questo Tribunale.
P.Q.M.
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16.11.2012) e che dunque le relative istanze, anche di natura istruttoria, non possono essere accolte in
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il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:
1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da NINTENDO Co Ltd., NINTENDO OF
AMERICA Inc. e NINTENDO OF EUROPE GmbH nei confronti di PCBOX s.r.l. con atto di citazione
del 9.2.2009, accertato che la produzione, distribuzione, promozione e commercializzazione in
“N5 Revolution”, “R4 Revolution” e “DSOne” destinati ad essere utilizzati sui dispositivi Nintendo DS
e sulle consolle Nintendo Wii violano le misure tecnologiche di protezione lecitamente apposte dalle
società attrici sui menzionati dispositivi ai sensi dell’art. 102 quater L.A., inibisce alla società
convenuta PCBOX s.r.l. ogni attività relativa alla produzione, diffusione e commercializzazione dei
predetti prodotti;
2) stabilisce a carico di PCBOX s.r.l. a titolo di penale la somma di € 250,00 per ogni dispositivo
prodotto, installato e/o commercializzato in violazione della predetta inibitoria nonché la somma di €
1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’inibitoria stessa;
3) condanna la convenuta PCBOX s.r.l. al risarcimento del danno in favore delle società attrici,
liquidato in via equitativa nella complessiva somma di € 500.000,00 oltre interessi legali dalla data
della presente sentenza fino all’effettivo saldo e ordina la distruzione dei prodotti oggetto di sequestro
rilasciato in sede cautelare ante causam;
4) respinge le ulteriori domande avanzate dalle società attrici nei confronti della convenuta PCBOX
s.r.l. nonché nei confronti dell’altra società convenuta 9NET s.r.l.;
5) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per una volta ed a caratteri doppi del
normale sul quotidiano Il Corriere della Sera a cura ed a spese della convenuta PCBOX s.r.l. entro
trenta giorni dalla notificazione in forma esecutiva della presente sentenza, autorizzando sin da ora le
parti attrici – ove detto termine fosse inutilmente decorso – a provvedervi direttamente ponendo le
relative spese a carico di PCBOX s.r.l. mediante presentazione di fattura;
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qualsiasi forma e modo dei mod chip “Argon”, “D2Pro2”, “Wiikey”, “D2Sun” e dei game copier “K7”,
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6) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza alla Corte di
Giustizia CE in relazione alla sentenza pronunciata in data 23.1.2014 nel procedimento C-355/12;
7) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti attrici e la convenuta 9NET s.r.l.;
condanna PCBOX s.r.l. al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti attrici, liquidate nella
rimborso spese generali ed oneri di legge, cui devono aggiungersi le spese della CTU così come
liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2015
Il Giudice estensore
Il Presidente
Claudio Marangoni
Paola Gandolfi
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misura di € 67.564,89 (di cui € 2.564,89 per spese e competenze ed € 65.000,00 per compensi) oltre

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