DOMAIN NAMES E MARCHI - Camera di Commercio di Ancona

DOMAIN NAMES E MARCHI
Camera di Commercio di Ancona 7.6.2011
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STUDIO LEGALE AVV.
MARCO BIANCHI
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Internet è una rete telematica mondiale
strutturata in codici di identificazione che servono
ad accedere a determinati indirizzi IP (Internet
Protocol)
Per facilitare i collegamenti ciascuno degli
indirizzi viene affiancato da un indirizzo DNS
(Domain Name System) rappresentato da una
combinazione di lettere in grado di formare
parole
Gli indirizzi DNS sono composti da un top level
domain (.it; .com) e da un second level domain
scelto dall’utente e che ha valore identificativo
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MARCO BIANCHI
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Internet costituisce una vetrina per le
imprese
Il domain name “assume le caratteristiche
e la funzione di un vero e proprio segno
distintivo che può dar luogo a problemi sul
piano della tutela della proprietà
intellettuale potendosi verificare casi di
confusione con i segni distintivi si altre
imprese, anche non presenti sulla rete
LEGALE
internet” (Trib.STUDIO
Napoli
24AVV.
marzo 1999)
MARCO BIANCHI
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il primo leading case è rappresentato dal
caso amadeus così deciso dal Tribunale
di Milano “Va inibito in quanto integra
contraffazione del marchio Amadeus
l’utilizzo della denominazione Amadeus.it
quale “domain name” di un sito internet
destinato ad ospitare offerte di servizi
commerciali di natura analoga a quelli
prestati dalla società titolare del marchio
predetto” (Trib Milano 10 giugno 1997)
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MARCO BIANCHI
Natura del domain name
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INSEGNA (AMADEUS)
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SEGNO DISTINTIVO ATIPICO (slogan)
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MARCHIO (dottrina e giurisprudenza
prevalenti): ai domain names si applica la
disciplina dei marchi
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NORMATIVA
Prima del CPI:
Art.13 Legge Marchi “E’vietato adottare come ditta,
denominazione o ragione sociale e insegna un
segno uguale o simile all’altrui marchio se a causa
dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei
titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali
il marchio è adottato possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni”
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MARCO BIANCHI
ART. 22. del CPI ( D.Lgs. 10.2.2005 n.30).Attuale
testo:
“E’vietato adottare come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio di un
sito usato nell’attività economica o altro segno
distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio
se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività
d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o
servizi per i quali il marchio è adottato possa
determinarsi un rischio
di confusione per il
pubblico che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni”
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Art. 12 CPI:
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa i segni che alla data di deposito della della domanda:
a):…..
b) Siano identici o simili ad un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio
usato nell’attività economica o altro segno distintivo usato da altri,
se a causa del’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi
esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che
può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso,
o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso
precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non è di ostacolo alla registrazione.”
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MARCO BIANCHI
FIRST COME FIRST SERVED
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In materia di registrazione dei siti vale la regola first
come first served
Chi chiede la registrazione di un domain può ottenerla
purchè non coincida con un altro già registrato
L’Autorità che presiede alla registrazione dei siti svolge
solo un controllo tecnico
Da un punto di vista giuridico e non tecnico non vale la
regola del first come first served
Il domain name anche se correttamente attribuito da un
punto di vista tecnico può integrare gli estremi della
contraffazione di marchio e della concorrenza sleale
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Contraffazione
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Giudizio di contraffazione tra marchi: è un giudizio
non di riflessione, ma d’impressione, che va
compiuto non tanto in via analitica, attraverso una
particolareggiata disamina ed una separata
valutazione di ogni singolo elemento, quanto
soprattutto in via unitaria e sintetica, mediante un
apprezzamento di tutte le caratteristiche salienti,
compresi gli effetti visivi delle espressioni usate, in
relazione al normale grado di percezione delle
persone alle quali i prodotti contrassegnati dai
marchi considerati sono destinati
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Giudizio di contraffazione marchio / domain
name:
Il domain name ha struttura rigida: può consistere
solo in una combinazione di lettere aventi un
senso compiuto
Quando l’utente digita il domain name è solo la
parte denominativa ad avere rilevanza
Il giudizio va condotto tra la sola parte
denominativa del marchio ed il domain name che
si assume in violazione della privativa dall’altra.
La parte figurativa / grafica non ha rilevanza
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CASISTICA
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Caso Playboy (Tribunale Napoli 26
febbraio 2002)
Registrazione del sito www.playboy.it
Richiesta di accertamento della
contraffazione del marchio/denominazione
sociale Playboy
Identità parte denominativa del second
level
Irrilevanza della parte grafica del sito:
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maialino con STUDIO
bombetta
/ coniglietto con
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Marchio “Freddy” domain name
“Freddystyle.it” (Tribunale di Roma 20
agosto 2007);
Marchio “Unipol” domain name
“Unipolassicurazioni.it” (Tribunale di
Bologna 29 agosto 2007)
Marchio “Bologna Fiere” domain name
“bedandbreakfastfieradibologna.it”
“badand brakfastbolognafiera” e
“fierabolgna.eu” (Tribunale Bologna 31
gennaio 2007)
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Dominio “efinitalia.it / Marchio “Finitalia””
(Tribunale di Bologna 27 maggio 2009)
“va esclusa la confondibilità tra due marchi
deboli molto diversi dal punto di vista visivo,
in cui l’unico dato che avvicina i due segni è
l’aspetto meramente fonetico”;
“L’adozione del domain name <efinitalia.it>
comporta
violazione
del
divieto
di
utilizzazione dell’altrui marchio <Finitalia>
come domain name”
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Le azioni giudiziarie esperibili
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Azioni cautelari.
Presupposti: Fumus Boni Iuris e Periculum
in mora
Provvedimenti:
Inibitoria dell’uso nell’attività economica
del nome a dominio illegittimamente
registrato (art.133 CPI)
Trasferimento provvisorio (art.133 CPI)
Pubblicazione del provvedimento
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Giudizio ordinario:
- Accertamento della sussistenza dell’illecito
- Inibitoria dell’uso del segno
Revoca della registrazione del domain
name ovvero trasferimento da parte
dell’autorità di registrazione
Condanna al risarcimento dei danni
Pubblicazione della sentenza
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CONCORRENZA SLEALE
ART. 2598 c.c.:
<compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1)
Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente utilizzati da altri;
2)
….
3)
si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza
professionale
e
idoneo
a
danneggiare l’altrui azienda>
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