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Sentenza n. 3128/2015 pubbl. il 10/03/2015
RG n. 13138/2010
Repert. n. 2593/2015 del 10/03/2015
N. R.G. 13138/2010
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA –AIl Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Marina Tavassi
Presidente
dott.Paola Maria Gandolfi
Giudice
dott.Silvia Giani
Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13138/2010 promossa da:
MECHANICAL LINE SOLUTIONS SRL, già MECK LOCK SOLUTIONS S.R.L., in
persona del legale rappresentante,
e da
DARIO BARTESAGHI,
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Linda Chironi e Lucio Alfonso Liguori con
studio in Milano, Viale Regina Margherita n. 39, ed elettivamente domiciliati presso lo
studio dei difensori, giusta delega a margine dell’atto di citazione.
ATTORI
Nei confronti di
MECK LOCK SYSTEM SA (C.F. B53685), in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, sig.ra Gina Weber,
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http://bit.ly/1ZBr4Sa
Firmato Da: GIANI SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: bd505 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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rappresentata e difesa dall’avv. Sara Motzo con studio in Milano, via Kramer n. 22 ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta delega a margine della
comparsa di costituzione di nuovo difensore.
CONVENUTA
OGGETTO: violazioni diritto industriale. Brevetti. Marchi. Concorrenza sleale.
Per l’attore Meck Lock Solutions s.r.l. come da atto di citazione:
a) accertare e dichiarare che il brevetto di cui all’azione cautelare, di cui il presente
giudizio è il merito, ha ad oggetto un sistema antifurto diverso rispetto a quello
commercializzato dalla società Meck Lock Solutions s.r.l.;
b) accertare e dichiarare che mai alcuna usurpazione, indebito utilizzo di brevetti,
marchi, ditte, prodotti né atto di concorrenza sleale o qualsivoglia atto attribuito
agli odierni attori nelle loro vesti di convenuti nel procedimento cautelare di cui
l’odierna causa è il merito sia mai stato posto in essere dagli stessi;
c) accertare e dichiarare la legittimità e la liceità dell’operato degli odierni attori
nonché la carenza di legittimazione del signor Dario Bartesaghi quale convenuto
nel procedimento cautelare di cui la presente causa è il merito;
d) accertare i presupposti di cui alle richieste ai sensi dell’art. 89 c.p.c. già proposte
in sede cautelare e conseguentemente condannare controparte al risarcimento dei
danni in via equitativa.
e) revocare l’ordinanza emessa a definizione del procedimento cautelare di cui sopra
avente ad oggetto le inibitorie emesse nei confronti degli odierni attori.
Con riserva di agire in separato giudizio ai fini del risarcimento dei danni patiti e
patiendi in forza della condotta sostanziale e processuale tenuta da controparte.
Con vittoria di spese, diritti e onorari con distrazione a favore dei sottoscritti
procuratori antistatari.
In via istruttoria
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CONCLUSIONI
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Si chiede l’ammissione di prova per testi sui capitoli di prova di cui al presente atto,
da ritenersi preceduti dalla locuzione "vero che", nonché sugli ulteriori articolati
nelle memorie istruttorie dei signori:
Giancarlo Bartesaghi, Flavio Piloni, Lorenzo Pistolin, Sig. Romagnoli c/o Euro
Stampaggi, Sig. Blasi della Olmad, Alessandro De Cecco, Ing. Ripamonti
ulteriori a fronte delle difese di controparte.
Per il convenuto Meck Lock System s.a.:
In via principale:
-
rigettare le domande avversarie in quanto infondate, in fatto e in diritto;
-
confermare le censure e le inibitorie contenute nell'ordinanza del Dr. Bonaretti 1516 dicembre 2009;
Nel merito - in via riconvenzionale:
-
accertare l'usurpazione e/o indebito utilizzo e/o sfruttamento illecito del Brevetto
Europeo EP 0 505 767 B1 e/o delle privative di cui è titolare la Meck Lock System
S.A.da parte di Meck Lock Solutions s.r.l. (oggi Mechanical Line Solutions s.r.l.,
già Mechanical Lock Solutions s.r.l.) e/o di Bartesaghi Dario;
-
inibire a Meck Lock Solutions s.r.l. (oggi Mechanical Line Solutions s.r.l., già
Mechanical Lock Solutions s.r.l.) e a Bartesaghi Dario l'usurpazione e/o indebito
utilizzo e/o sfruttamento illecito del Brevetto Europeo EP 0 505 767 B1 e di tutte le
privative di cui è titolare la Meck Lock System S.A.;
-
accertare che Meck Lock Solutions s.r.l. e/o il Sig. Bartesaghi Dario si sono
presentati ai fornitori e/o ai clienti come titolari e/o licenziatari del Brevetto
Europeo e delle privative di cui è titolare la Meck Lock System S.A.;
-
vietare a Meck Lock Solutions s.r.l. e/o a Bartesaghi Dario di presentarsi ai
fornitori, ai clienti ed agli occhi del pubblico in generale come "titolari" e/o licenziatari
del Brevetto Europeo e delle privative della Meck Lock System S.A.;
-
accertare l'indebito e illegittimo utilizzo ad opera di Meck Lock Solutions s.r.l. della
relativa ditta/denominazione sociale (ivi compresa quella successivamente adottata di
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(Studio Gianbrocono), Zani Maurizio. Con riserva di integrare e di indicarne
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Mechanical Lock Solutions s.r.l.);
-
inibire a Meck Lock Solutions s.r.l. l'utilizzo della relativa ditta/ denominazione sociale
vietando l'uso della parola "Meck Lock" o "Mechanical Lock" o imponendo integrazioni
e/o modificazioni idonee a differenziarla dalla ditta ricorrente ovunque la stessa sia
utilizzata, anche quale nome a dominio e sulla rete in generale;
accertare l'imitazione servile e/o l'utilizzazione indebita, ad opera di Meck Lock
Solutions s.r.l., del marchio Meck Lock System nella propria carta intestata e/o nella
propria corrispondenza;
-
inibire a Meck Lock Solutions s.r.l. l'imitazione servile e qualsivoglia utilizzazione
indebita del marchio Meck Lock System nella propria carta intestata e in qualsivoglia
corrispondenza;
-
accertare l'indebita attivazione/ utilizzo, ad opera di Meck Lock Solutions s.r.l. del sito
internet www.mecklocksolutions.com;
-
inibire
a
Meck
Lock
Solutions
s.r.l. l'utilizzo del sito internet
www.mecklocksolutions.com;
-
accertare che Meck Lock Solutions s.r.l. ha indebitamente ed illegittimamente
fabbricato e commercializzato prodotti recanti l'indicazione del marchio Meck Lock
System o della parola Meck Lock;
-
inibire a Meck Lock Solutions s.r.l. la fabbricazione e commercializzazione di prodotti
recanti l'indicazione del marchio Meck Lock System o della parola Meck Lock;
-
ordinare il ritiro dal commercio e il sequestro (previa loro descrizione ex art. 128 D.
Lgs. 30/2005) di tutti i prodotti (e dei mezzi adibiti alla fabbricazione degli stessi) che
rechino l'indicazione della ditta/denominazione sociale Meck Lock Solutions s.r.l.
(ovvero Mechanical Lock Solutions s.r.l.) o del marchio Meck Lock System o della parola
Meck Lock;
-
ordinare il ritiro dal commercio e il sequestro (previa loro descrizione ex art.
128 D.Lgs. 30/2005) dei prodotti (e dei mezzi adibiti alla fabbricazione degli stessi) la
cui produzione e messa in commercio hanno violato i brevetti e modelli di utilità
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della convenuta;
-
disporre (previa loro descrizione ex art. 128 D.Lgs. 30/2005) il sequestro degli elementi
di prova della violazione quali ordini, fatture, bolle, depliants, pubblicazioni e simili;
-
autorizzare la ricorrente ad assistere alle relative operazioni a mezzo di rappresentati,
procuratori e tecnici di fiducia;
ordinare l'assegnazione in proprietà alla Meck Lock System S.A. di tutti i beni
sequestrati ovvero la loro distruzione;
-
ordinare la pubblicazione a cura della ricorrente e a spese dei resistenti, su testate
giornalistiche a tiratura nazionale, dei provvedimenti che verranno emessi e assumere
ogni altro provvedimento opportuno e idoneo a tutelare i diritti della ricorrente;
-
inibire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2599 c.c., tutti i comportamenti di concorrenza
sleale posti in essere dai convenuti e adottare gli opportuni provvedimenti affinché ne
vengano eliminati gli effetti:
-
condannare Meck Lock Solutions s.r.l. (oggi Mechanical Line Solutions s.r.l., già
Mechanical Lock Solutions s.r.l.) e/o il Sig. Bartesaghi Dario (in via solidale e/o
paritaria tra loro) al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Meck Lock
System S.A. per effetto dei comportamenti indicati nella narrativa della comparsa di
costituzione - e solo esemplificativamente qualificati nella parte in diritto - nella misura che
il Giudice riterrà opportuno liquidare in via equitativa;
-
condannare Meck Lock Solutions s.r.l. (oggi Mechanical Line Solutions
s.r.l., già Mechanical Lock Solutions s.r.l.) e/o il Sig. Bartesaghi Dario (in
via solidale e/o paritaria tra loro) al pagamento delle penali stabilite dal Dr.
Bonaretti in relazione alla violazione dei provvedimenti inibitori dallo stesso
disposti nella misura che il Giudice riterrà opportuno liquidare in via equitativa;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari della presente causa di merito, oltre che
della fase cautelare.
In via istruttoria
Si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e per testi sulle
circostanze di cui alla narrativa della comparsa di costituzione, precedute dalla locuzione
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"vero che" eliminate le espressioni incompatibili con la formulazione del quesito
ed i giudizi ivi espressi nonché i seguenti capitoli di prova:
3) Vero che il 1.2.10 Meck Lock Solutions ha consegnato a M.A.M. s.n.c. l'antifurto
sub doc. 36 e che si esibisce al teste con marchio Meck Lock System sia
sull'antifurto che sul Packaging del medesimo oltre che con garanzia da inviare in una
4) Vero che sino all'11.1.10 (data della comunicazione che si esibisce al teste) Olmad
s.r.l. ha sempre evaso gli ordini di dispositivi antifurto richieste dal Sig. Bartesaghi e/o
della Sig.ra Sutto, per conto della M.L.S. Italia e/o M.L. Solutions, con la
stampigliatura del marchio Meck Lock System;
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto notificato in data 5 febbraio 2010, Meck Lock Solutions s.r.l. ed il sig. Dario
Bartesaghi citavano in giudizio Meck Lock System S.A., deducendo che:
-
in data 27 aprile 2009 la Meck Lock Solutions s.r.l. era stata costituita a seguito
della sottoscrizione, in data 17 aprile 2009, di un accordo intercorrente tra quattro
dei cinque soci della società Meck Lock System Italia s.r.l., e cioè: Dario
Bartesaghi -Presidente ed Amministratore delegato della System Italia s.r.l., Mario
Tucci, amministratore delegato di Meck Lock System Italia s.r.l., Silvia Sutto e
Gina Weber, rispettivamente mogli di Bartesaghi e Tucci, nonché, quanto a Gina
Weber, anche Presidente del CDA della convenuta Meck Lock System S.A.;
-
con la citata scrittura del 17 aprile 2009 i signori Bartesaghi, Tucci, Sutto e Weber,
nella loro qualità di soci di Meck Lock Sistem Italia Srl
stabilivano che:
“Bartesaghi Dario e Sutto Silvia, da una parte, e Tucci Mario e Weber Gina,
dall’altra, convengono e rilasciano reciproca autorizzazione ad esercitare in
proprio, mediante società di nuova costituzione ad essi riferibile, la distribuzione
ed il commercio di dispositivi antifurto con il marchio Meck Lock per autoveicoli,
motoveicoli, mezzi d’opera, di movimentazione e sollevamento, relativi accessori e
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busta intestata a Meck Lock System Italia s.r.l.;
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pezzi di ricambio ed in genere il commercio nel settore degli antifurti e dei sistemi
di allarme per i veicoli civili ed industriali”.
-
In data 22 maggio 2009, facendo seguito al menzionato accordo, i coniugi Tucci e
Weber costituivano la Meck Lock s.r.l;
-
con delibera del 24 giugno 2009, la sig.ra Weber, in veste di Presidente della
amministrazione, in Lussemburgo, autorizzazione per promuovere procedimento ai
sensi dell’art. 700 c.p.c. avverso la Meck Lock System Italia s.r.l. e gli attori
Bartesaghi e Solutions. Il procedimento cautelare era promosso in data 4 agosto
2009 e le domande cautelari erano accolte;
-
l’attrice Meck Lock Solutions aveva distribuito il prodotto Meck Lock ai clienti nel
rispetto degli accordi stipulati con la scrittura del 17 aprile 2009;
-
la System aveva prodotto un dispositivo che non sfruttava l’invenzione brevettata;
-
l'attrice Solutions commercializzava sistemi di antifurto che non presentavano nulla
in comune con l’ambito di protezione del suddetto brevetto europeo n. EP0505767;
-
il marchio Meck Lock Solutions dell’attrice non era confondibile con il marchio
Meck Lock System di cui era titolare la convenuta, date le differenti caratteristiche
grafiche e attinenti alla denominazione in sé e per sé. Inoltre, ai sensi dell’art. 12
c.p.i., il terzo preutente, sig. Bartesaghi, aveva utilizzato il marchio Meck Lock
System sin dal 1989;
-
la convenuta Meck Lock System s.a. non operava sul medesimo piano dell’attrice
poiché non contemplava nel proprio oggetto sociale la commercializzazione del
prodotto, ma “la partecipazione, sotto qualsiasi forma essa sia, in tutte le imprese
commerciali, industriali, finanziarie.., escludendosi pertanto la concorrenza sleale.
-
Le e-mail prodotte dalla convenuta ai fini del giudizio cautelare –sub docc. 29-32
fasc. cautelare- non erano utilizzabili in quanto non riguardavano il sistema di
antifurto denominato Meck Lock ed erano oggetto di procedimento penale.
Ciò premesso, gli attori chiedevano che fosse accertato che il brevetto, oggetto di giudizio,
riguardava un sistema antifurto diverso da quello commercializzato dalla Società Meck
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convenuta Meck Lock System s.a., chiedeva al proprio consiglio di
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Lock Solutions s.r.l.; chiedevano altresì che fosse accertato che i medesimi non avevano
mai posto in essere alcuna usurpazione, indebito utilizzo di brevetti, marchi, ditte, prodotti,
né atto di concorrenza sleale o qualsivoglia atto.
1.1. Con comparsa depositata in data 10 maggio 2010, si costituiva la convenuta Meck
Lock System S.A. chiedendo il rigetto delle pretese attoree. In particolare, deduceva che:
Meck Lock System S.A. era titolare del brevetto europeo EP 0 505 67 B1 relativo
al dispositivo antifurto c.d. “Meck Lock System” acquistato, attraverso una serie di
cessioni, da Meck Lock Europa s.r.l.;
-
sin dal 1991, M.L. SA produceva e distribuiva sul mercato il dispositivo Meck Lock
System, prima direttamente, poi attraverso la Meck Lock System Italia, dalla stessa
partecipata nella misura del 96%;
-
in data 15 dicembre 2003, M.L. SA aveva stipulato con M.L. Italia, nella persona
del Bartesaghi, un contratto di licenza commerciale in esclusiva per la distribuzione
del dispositivo antifurto oggetto del citato brevetto europeo. L'anzidetto contratto
aveva conferito a M.L. Italia il diritto di utilizzazione commerciale del brevetto,
di proprietà esclusiva della M.L. SA.;
-
il 17 aprile 2009, i sig.ri Bartesaghi Dario, Sutto Silvia, Tucci Mario e Weber Gina
- titolari del 98% delle quote di partecipazione nella Meck Lock System Italia avevano sottoscritto un accordo in virtù del quale si rilasciavano autorizzazione ad
esercitare in proprio la distribuzione ed il commercio di dispositivi antifurto con il
marchio Meck Lock con il divieto di vendere, in tale nuova veste, prodotti a
marchio Meck Lock ai clienti già in portafoglio della Meck Lock System Italia;
-
Meck Lock Solutions ed il sig. Bartesaghi avevano adottato una strategia sleale e
confusoria ai danni di M.L. SA, volta ad acquisire indebitamente tutti i clienti, i
fornitori e l’intero avviamento di Meck Lock System Italia;
-
la denominazione sociale “Meck Lock Solutions s.r.l.”, nonché quella successiva
“Mechanical Lock Solutions” presentavano evidenti elementi confusori con la
preesistente denominazione sociale della Meck Lock System s.a. e con il marchio
registrato da quest’ultima;
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-
M.L.
Solutions
produceva
e
commercializzava
dispositivi
antifurto
contrassegnandoli indebitamente con il marchio Meck Lock System o con il nome
Meck Lock sia sul prodotto sia sulla confezione e aveva attivato un proprio sito
internet il cui nome a dominio era incentrato sulla parola Meck Lock;
-
il marchio usato da M.L. Solutions nella propria corrispondenza aveva evidenti
-
la Meck Lock Solutions, nonostante le diffide, commercializzava sotto la
denominazione sociale Meck Lock Solutions e con marchio similare a quello della
convenuta i prodotti oggetto di brevetto e di modelli di utilità; la Solutions si
dichiarava altresì, di fronte a terzi, costruttore nazionale dell’antifurto Meck Lock
System, ponendo in essere illeciti usurpativi e di concorrenza sleale ai danni di
M.L.SA.
Alla luce di ciò, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto
infondate in fatto e in diritto e formulava altresì le domande riconvenzionali di
accertamento dello sfruttamento illecito del Brevetto Europeo 505 767 B1 e delle privative
di cui era titolare da parte di Meck Lock Solutions s.r.l., dell’illegittimo utilizzo ad opera
della medesima della denominazione sociale, del marchio Meck Lock System o Meck Lock,
del sito internet www.mecklocksolutions.com, con relative inibitorie e condanna al
risarcimento dei danni.
1.2. Espletata la CTU brevettuale volta a verificare la sussistenza dell’ interferenza con
l’ambito di protezione definito dalle rivendicazioni del brevetto EP505767B1 di titolarità
della convenuta, all’udienza del 14 ottobre 2014, nella quale le parti hanno precisato le
conclusioni, la causa è stata assegnata al collegio per la decisione.
2. Per una comprensione dei fatti e per un corretto inquadramento delle domande
contrapposte formulate dalle parti nel presente giudizio, conviene, anzitutto, riepilogare,
per quanto rileva, il contenuto degli accordi 15/12/2003 e 17/4/2009.
-
In data 15 dicembre 2003, la società lussemburghese Meck Lock System S.A.,
convenuta nel presente giudizio di merito, e ricorrente in sede cautelare, stipulò con
Meck Lock System Italia s.r.l., società fallita e terza nel giudizio di merito (essendo
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elementi confusivi rispetto a quello della ricorrente;
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invece stata parte del giudizio cautelare), nella persona di Bartesaghi, un contratto di
licenza commerciale in esclusiva per la distribuzione del dispositivo antifurto Meck
Lock; in detto accordo era riconosciuta in capo alla società lussemburghese la
titolarità dei diritti relativi alla registrazione del brevetto e del marchio di fabbrica
Meck Lock (doc 12 attrice) .
In data 17 aprile 2009, i sig.ri Bartesaghi Dario, Sutto Silvia, Tucci Mario e Weber
Gina - titolari del 98% delle quote di partecipazione nella Meck Lock System Italiasottoscrissero un accordo in virtù del quale si rilasciavano reciproca autorizzazione
“Bartesaghi Dario e Sutto Silvia, da una parte, e Tucci Mario e Weber Gina,
dall’altra, ad esercitare in proprio, mediante società di nuova costituzione ad essi
riferibile, la distribuzione ed il commercio di dispositivi antifurto con il marchio
Meck Lock per autoveicoli, motoveicoli; si facevano espresso divieto di vendere, in
tale nuova veste, prodotti a marchio Meck Lock “a clienti già esistenti nel
portafoglio della società Meck Lock System Italia s.r.l”, con l’avvertenza che gli
ordini ricevuti da tali clienti avrebbero dovuto essere evasi dalla Meck Lock System
Italia s.r.l.; si facevano obbligo, per le vendite nei confronti di nuovi clienti, di
acquisto dei prodotti a marchio Meck Lock dalla Meck Lock System Italia;
concordavano che Meck Lock System Italia avrebbe dovuto proseguire la propria
attività sino all'integrale ripianamento della propria situazione debitoria, momento
in cui sarebbe stata posta in liquidazione e sarebbe quindi cessata, stabilendo che,
verificatasi tale condizione, i clienti in portafoglio della società sarebbero stati
ripartiti tra i soci in parti uguali (doc 1 attrice).
3. Gli attori hanno chiesto accertarsi e dichiararsi, in questo giudizio, che il brevetto
europeo n. 00505767, di titolarità della società convenuta MECK LOCK SYSTEM SA, ha
ad oggetto un sistema antifurto diverso rispetto a quello commercializzato dalla società
Meck Lock Solutions s.r.l.
La domanda attorea va accolta, e conseguentemente rigettata la domanda riconvenzionale
di utilizzazione illecita del brevetto, formulata dalla società MECHANICAL LINE
SOLUTIONS SRL.
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Il giudizio non ha fatto accertare, invero, che i dispositivi antifurto per autoveicoli
commercializzati dagli attori interferiscano con l’ambito di protezione del brevetto di
titolarità della convenuta Meck Lock System S.A. Si richiamano a tale proposito le
osservazioni del CTU, non inficiate da alcun elemento e/o argomentazione difensivo,
secondo le quali i prodotti commercializzati dall’ attrice non presentano la caratteristica
decompressione che rilascia “i freni dopo un periodo predeterminato di tempo dalla loro
applicazione attraverso un rilascio della pressione frenante che avviene attraverso la
valvola di decompressione” (cfr. pagg. 27 e 28 Relazione di Consulenza Tecnica
d’Ufficio).
3.1. Va altresì evidenziato che, poiché il brevetto, concesso in data 3 giugno 1998 e
derivante dalla domanda europea del 2 marzo 1992, è scaduto nel marzo 2012, la domanda
relativa all’ inibitoria dall’ utilizzazione del detto brevetto non potrebbe comunque essere
accolta per cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno l’esclusività del
diritto da parte di Meck Lock Sistem S.A.
4.1 Il processo ha fatto documentalmente accertare che l’attrice Meck Lock Solutions s.r.l.,
ora Mechanical Line Solutions s.r.l., ha illecitamente utilizzato il marchio “Meck Lock
System”, nonché quello “Meck Lock”, di cui la società lussemburghese Meck Lock System
S.A. era titolare.
Sono provate le seguenti circostanze:
-
Meck Lock Solutions s.r.l ha commercializzato i propri dispositivi antifurto
apponendo i detti marchi sia direttamente sul prodotto che sulla confezione (doc. 38
convenuta).
-
Meck Lock Solutions s.r.l ha promosso iniziative commerciali e pubblicitarie
utilizzando i marchi “Meck Lock System” e “Meck Lock”: qualificandosi sul web
costruttrice nazionale del dispositivo Meck Lock System, presentava i propri prodotti
come antifurti Meck Lock o Meck Lock System (cfr. docc. 23 e 35 conv.);
-
Meck Lock Solutions s.r.l ha inviato lettere alla clientela, presentandosi come
titolare del detto marchio o come società che proseguiva l’attività di Meck Lock
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essenziale rivendicata dal brevetto in esame e cioè la valvola unidirezionale del tipo a
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System Italia s.r.l. Si vedano, a tal proposito, le lettere dell’ 1 giugno 2009, sub doc.
27 fascicolo cautelare conv., in cui Meck Lock Solutions testualmente dichiarava di
assicurare “la continuità e lo sviluppo dell’attività. Nessun mutamento sarà
apportato alla ditta che prosegue con impegno e determinazione l’attività con una
nuova ragione sociale. La sede legale e operativa rimangono invariate, tutto il
precedentemente conferite. Ogni necessità riguardanti le precedenti forniture di
Meck Lock System Italia s.r.l. saranno gestite dalla nuova società. Il nome Solutions
è stato scelto per garantire SOLUZIONI e CONTINUITA”. Ed ancora, in data 18
gennaio 2010, ha invitato i clienti a prendere nota dei numeri di telefono e fax della
società Meck Lock Solutions, che forniva il medesimo antifurto, avvertendo che la
sede legale ed operativa rimanevano invariate ed il personale di riferimento
rimaneva il medesimo ( cfr. docc. 13 e 34 conv., fascicolo di merito).
4.2. La condotta tenuta da Meck Lock Solutions s.r.l, avvalendosi dell’ausilio del sig
Bartesaghi che, pur agendo a vantaggio della società, non ne rivestiva la carica di
amministratore, è illecita. Non vale a scriminarla l’accordo intervenuto in data 17 aprile
2009 tra i coniugi Bartesaghi-Sutto, da un lato, e Tucci-Weber, dall’altro (soci sia della
Meck Lock System Italia s.r.l. che della Meck Lock System s.a.). Con tale accordo le parti
sopra menzionate, si è visto, si sono rilasciati reciproca autorizzazione “ad esercitare in
proprio, mediante società di nuova costituzione ad essi riferibile, la distribuzione ed il
commercio di dispositivi antifurto con il marchio Meck Lock”, con le sopra descritte
limitazioni. Tale accordo, pacificamente intervenuto tra i quattro soci, tutti titolari sia delle
quote societarie della lussemburghese Meck Lock System s.a che della Meck Lock System
Italia s.r.l., ed altresì delle quote delle due società che sono state costituite a seguito della
detta scrittura privata, non è opponibile alla società titolare dei diritti di privativa, salva la
violazione di obbligazioni risarcitorie a carico delle persone fisiche stipulanti.
L’anzidetto accordo, oltre a non essere opponibile alla società Meck Lock System S.A.,
non consente condotte, quali quelle documentalmente accertate, volte all’accaparramento
della clientela di Meck Lock System Italia s.r.l., in quanto prevede il divieto di vendere i
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personale di riferimento rimane a vostra disposizione con le cariche
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prodotti a marchio Meck Lock a clienti già esistenti nel portafoglio della società Meck Lock
System Italia s.r.l., specificando, altresì, che gli ordini ricevuti da tali clienti avrebbero
dovuto essere evasi esclusivamente dalla società Meck Lock System Italia s.r.l. (cfr supra §
2).
4.3. Il rapporto di concorrenza può sussistere tra soggetti che operano a diversi livelli
incidano sulla medesima categoria di consumatori offrendo prodotti destinati a soddisfare
la stessa esigenza di mercato (Cass 23 marzo 2012 n 4739; Cass 14 febbraio 2000, n
1617).
4.4. I marchi “Meck Lock” o “Meck Lock System” erano utilizzati da Meck Lock Solution
per contrassegnare il medesimo prodotto e cioè il dispositivo antifurto.
Il primo, si è visto, era addirittura identico a quello registrato dalla società lussemburghese.
Il secondo aveva in comune con il segno “ Meck Lock” ben due delle tre parole di cui è
composto, quelle che ne rappresentano il cuore. La somiglianza da un punto di vista visiva e
fonetica è evidente. A ciò si aggiunge anche quella concettuale, richiamando la parola
LOCK il significato di lucchetto, blocco e, quindi, metaforicamente, di sicurezza.
Il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell’impressione d’insieme che il
raffronto tra i due segni può suscitare e procedendo all’esame comparativo dei segni in
conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante un apprezzamento
complessivo che tenga conto degli elementi principali e di tutti i fattori pertinenti del caso di
specie (CGCE, 10 aprile 2008, caso Adidas/Marca Mode; CGCE, 12 giugno 2008, caso
O2).
Nella valutazione di confondibilità si tiene conto del profilo visivo, di quello fonetico e,
infine, di quello concettuale ( ex multis, Cass 27081/2007) .
Nel caso di specie, si è visto, la somiglianza tra i due segni -Meck lock/ Meck lock system-,
è palese sotto il profilo visivo, fonetico, ed altresì, concettuale, per la compresenza per
intero delle due parole centrali e, altresì, del concetto, rappresentato dalla paola LOCK: è,
pertanto, tale da generare un rischio di confusione o indebita associazione tra i segni in
conflitto.
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economici di un identico bene. Ciò che rileva è che entrambe le imprese in conflitto
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Repert. n. 2593/2015 del 10/03/2015
La condotta tenuta dagli attori, e consistente non solo nell’adozione di segni distintivi
confondibili, o addirittura identici, ma anche nell’assumere le sopra descritte, iniziative
promozionali, volte a determinare un’indebita associazione tra le due società, rende quanto
mai concreto il rischio di confusione (cfr. § 4).
4.5. Alla luce delle circostanze accertate e delle valutazioni svolte, sono integrate le
attrice del segno Meck Lock, in quanto identico al marchio della società lussemburghese ed
usato per la medesima tipologia di prodotti (dispositivi antifurto), e di cui all’art. 20 lett b)
CPI, in quanto confondibili, per la loro somiglianza, al marchio della titolare.
4.6. Sul punto va altresì osservato che:
- gli attori non hanno provato l’invocato preuso del marchio;
- le prove contestate dall’attrice relative ai documenti 29-32 cautelare, in quanto
asseritamente acquisite illecitamente, non assumono rilievo ai fini della decisione.
5.1 Accertata l’illecita utilizzazione del marchio “Meck Lock” o “Meck Lock System”, per
contrassegnare prodotti identici o simili – dispositivi antifurto – ad opera dell’attrice e,
quindi, il rischio di confusione per il pubblico – rischio, peraltro, non richiesto per i marchi
e prodotti identici di cui all’art. 20 lett. a) c.p.i, s’ inibisce a Mechanical Line Solutions s.r.l.
(già Meck Lock Solutions s.r.l.) l’utilizzazione dei detti segni distintivi.
5.2. L’inibitoria è accompagnata dalla misura sanzionatoria dell’astreinte, essendo fissata
la penalità di Euro 50,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata
successivamente alla sua avvenuta comunicazione.
5.3. Segue altresì la misura del sequestro dei prodotti commercializzati dagli attori con i
segni distintivi Meck Lock e Meck Lock System.
6. La società attrice ha modificato, nel corso del giudizio, la denominazione sociale da
“Meck Lock Solutions s.r.l.” a “Mechanical Lock Solutions s.r.l” e, infine, in “Mechanical
Line Solutions s.r.l”.
L’attuale denominazione sociale della società attrice determina la cessazione della materia
del contendere con riguardo alla domanda di modifica della denominazione sociale, avendo
l’attrice già provveduto, con modifiche idonee, alla differenziazione.
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fattispecie di cui all’art. 20 lett a CPI, con riguardo all’utilizzazione illecita da parte della
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7. L’attrice ha altresì cessato di utilizzare il sito www.mecklocksolutions.com. All’esito del
giudizio è invero emerso, da un lato, che esso non è più attivo e, dall’altro, che l’attrice
opera con il dominio www.mechanicallinesolutions.net.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere anche con riguardo alla domanda
proposta da Meck Lock System S.A. nei confronti di Mechanical Line Solutions d’inibitoria
8.1. La società convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, condannarsi la Mechanical
Line Solutions al risarcimento dei danni senza documentare e, per la verità, neppure
allegare, l’esistenza di alcun danno patrimoniale.
8.1.1 Non ha invero dimostrato il lucro cessante, non avendo fornito alcun elemento che
provi una contrazione di fatturato della società nel periodo di perpetrazione degli illeciti e,
a fortiori, non avendo allegato e fornito elementi a sostegno del nesso eziologico tra la
diminuzione di utili e le violazioni riferibili ai convenuti.
Non è emersa nel giudizio la prova di benefici percepiti dagli autori delle violazioni,
aventi nesso causale con l’uso illecito dei marchi, da tenere in considerazione quale
elemento integrativo nella commisurazione del danno ai sensi dell’art. 125 primo comma
CPI., giacché le scritture contabili non sono state esibite né è stata formulata dalla parte
interessata alcuna istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
8.1.2. A fronte di un quadro probatorio totalmente lacunoso non è possibile ricorrere al
criterio residuale della quantificazione del danno da lucro cessante mediante il criterio del
giusto corrispettivo virtuale previsto dall’art. 125, comma secondo, CPI, in quanto esso
richiede, per essere applicato, la conoscenza del fatturato dell’autore della violazione e,
quindi, postula, nel caso come quello di specie -di mancata spontanea produzione-, la
richiesta dell’ordine di esibizione da parte del titolare del diritto.
8.1.3. Per la medesima ragione, e ancor prima per la mancanza di domanda, può ricorrersi
alla retroversione degli utili di cui all’art. 125 ultimo comma CPI; essa non è compresa
nella domanda di risarcimento dei danni, essendo una diversa e autonoma domanda, volta
a rimuovere l’arricchimento illecito, piuttosto che ad reintegrare il patrimonio leso.
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dell’ utilizzo del sito internet www.mecklocksolutions.com.
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8.2. La società, che ha formulato la domanda di risarcimento dei danni, non ha, inoltre,
allegato e provato di avere subito alcun esborso, causalmente riferibile alle violazioni
accertate e, quindi, non ha provato l’esistenza di alcun danno emergente.
8.3. Infine il Tribunale non ritiene di liquidare danni neppure con riguardo a quelli non
patrimoniali, non stimando che nel caso di specie ricorra la situazione “appropriata” che
giuridiche e, in ambito industrialistico, anche in mancanza di violazione in modo grave di
diritti inviolabili della persona (Cass civ SU 11/11/2008, n 26975;
Cass civ SU
11/11/2008, n 26974; Cass civ SU 11/11/2008, n 26973), in concreto, deve pur sempre
ravvisarsi una situazione di rilievo tale da giustificare tale tipologia di danno, potendo
essere liquidati “nei soli casi appropriati” e non in qualunque situazione di violazione di
diritti della proprietà intellettuale (art. 125 primo comma CPI).
I complessi rapporti tra le società, tutte partecipate dai medesimi soci, i sottostanti rapporti
tra i soci, titolari della quasi totalità delle quote societarie, depongono per una prognosi
negativa dell’esistenza di danni non patrimoniali, peraltro allegati del tutto genericamente.
9. Alla luce delle medesime valutazioni e tenuto conto del tempo decorso, nonché dei
sottostanti accordi tra i medesimi soci titolari delle quote societarie, non si ritiene di
irrogare le richieste sanzioni della pubblicazione e del ritiro dal commercio.
10. La reciproca soccombenza, nonché i descritti complessi rapporti societari, l’uso dei
medesimi segni distintivi da parte di entrambe le società costituite successivamente
all’accordo del 17 aprile 2009, giustificano l’integrale compensazione delle spese del
giudizio di merito e del giudizio cautelare.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura del
50%..
11. Quanto alla domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la domanda
non può essere accolta per la mancata prova di pregiudizi sofferti dal richiedente a causa
delle espressioni, pur non strettamente pertinenti con l’oggetto del processo e richiamate a
p 29 della comparsa conclusionale.
PQM
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possa far ravvisare la loro esistenza. Sebbene essi possano essere riconosciuti alle persone
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Repert. n. 2593/2015 del 10/03/2015
Il Tribunale di Milano, in Materia d’IMPRESA, sez A, definitivamente decidendo in
composizione collegiale sulle domande proposte da Mechanical Line Solutions Srl nei
confronti di Meck Lock System S.A. e su quelle proposte in via riconvenzionale da
quest’ultima nei confronti della prima, così provvede:
1. in accoglimento della domanda di accertamento negativo formulata dall’attrice,
Solutions s.r.l. non interferiscono con il brevetto europeo EP 0505767B1, di
titolarità di Meck Lock System S.A.
2. Rigetta la domanda, proposta in via riconvenzionale da Meck Lock System SA,
avente per oggetto lo sfruttamento illecito del menzionato brevetto europeo EP
0505767B1.
3. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Meck Lock System
S.A., accertato che gli attori hanno utilizzato illecitamente i segni Meck Lock e
Meck Lock System, INIBISCE a Mechanical Line
l’uso dei detti segni
distintivi sui propri prodotti.
4. Fissa la penalità di Euro 50,00 per ogni violazione del presente provvedimento
constatata successivamente alla sua avvenuta comunicazione.
5. Autorizza il sequestro dei prodotti commercializzati dagli attori con i segni
distintivi Meck Lock e Meck Lock System
6. Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda proposta
da Meck Lock System S.A. nei confronti di Mechanical Line Solutions ( già
Meck lock Solutions srl) di modificazione della denominazione sociale.
7. Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda proposta
da Meck Lock System S.A. nei confronti di Mechanical Line Solutions
d’inibitoria dell’ utilizzo del sito internet www.mecklocksolutions.com.
8. Rigetta la domanda formulata da Meck Lock System S.A. di condanna degli
attori al risarcimento dei danni.
9. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di merito e le spese del
giudizio cautelare.
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accerta che i dispositivi antifurto commercializzati da Mechanical Line
RG n. 13138/2010
Repert. n. 2593/2015 del 10/03/2015
10. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le
spese di CTU.
Milano, così deliberato nella camera di consiglio del 15 gennaio 2015
dott. Silvia Giani
Il Presidente
dott. Marina Tavassi
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Il Giudice Relatore

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