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Sentenza n. 5732/2016 pubbl. il 09/05/2016
RG n. 40753/2014
Repert. n. 4580/2016 del 09/05/2016
N. R.G. 40753/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Tavassi
Presidente relatore
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice
dott. Pierluigi Perrotti
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa, avente ad oggetto contraffazione marchi, nazionali e comunitari, e concorrenza sleale,
iscritta al n. R.G. 40753/2014, promossa da:
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. (C.F. 02175200480), con il patrocinio dell’avv. GAVUZZI
ELISABETTA, BOLETTO MARIA, GIOVANNETTI CARLOALBERTO e RONCAGLIA PIER
LUIGI, elettivamente domiciliata in VIA CARDUCCI, 8 20123 MILANO, presso il difensore avv.
ELISABETTA GAVUZZI
ATTRICE
contro
DC BRANDS INTERNATIONAL LTD, con il patrocinio dell’avv. LASORSA BORGOMANERI
NICCOLO’ LUIGI MARIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA S. PIETRO IN GESSATE, 2 20122
MILANO, presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del 10.12.2015, nei seguenti
termini:
pagina
http://bit.ly/2a5S2U2
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10fd82 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
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CONCLUSIONI PER L’ATTRICE FERRAGAMO
S.P.A.
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione, istanza e
deduzione, così giudicare:
In via pregiudiziale:
1) rigettare l’avversaria eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e confermare la
giurisdizione e la competenza di codesto Ill.mo Tribunale;
2) accertare e dichiarare che attraverso la commercializzazione e pubblicizzazione delle borsa
contraddistinte dal segno di cui è causa la DC Brands International Ltd si è resa responsabile di
contraffazione dei marchi italiani nn. 1285484 e 1473804 e comunitario n. 103432 di titolarità
dell’attrice e del compimento di atti di concorrenza sleale ai danni di Ferragamo;
3) inibire alla convenuta di importare e/o esportare e/o produrre e/o commercializzare e/o
pubblicizzare le borse di cui è causa o qualsivoglia altro articolo comunque recante segni identici o
simili al marchio “Gancini” di Ferragamo;
4) fissare una congrua penale pari a Euro 100 o alla diversa somma che sarà ritenuta opportuna, dovuta
dalla convenuta all’attrice per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all’emananda
sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti;
5) ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti di cui è causa e comunque di ogni
altro articolo recante segni identici o simili al marchio “Gancini” di Ferragamo;
6) condannare DC Brands International Ltd alla restituzione all’attrice degli utili realizzati con gli
illeciti di cui al precedente punto 2);
7) condannare la convenuta a risarcire all’attrice i danni derivanti dagli illeciti di cui al precedente
punto 2), da liquidarsi nella somma emergente dalle risultanze di causa e dalle presunzioni che da esse
derivano, e comunque anche in via equitativa;
8) ordinare la pubblicazione dell’emananda sentenza, a cura dell’attrice e a spese della convenuta, per
due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti e i marchi in grassetto, sui quotidiani
“Corriere della Sera” e “Repubblica” nonché sul mensile “Vanity Fair” e sul sito Internet
www.lydc.co.uk;
9) condannare la convenuta a rifondere all’attrice spese e onorari di causa e a rimborsarle le spese
generali.
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Nel merito:
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CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
DC BRANDS
LTD
In via pregiudiziale: Si accerti e dichiari la carenza di competenza giurisdizionale del Giudice Adito a
favore della giurisdizione dei Tribunali Inglesi a mente di quanto esposto in narrativa;
In via principale: nelle denegata ipotesi di non accoglimento dell’eccezione di giurisdizione voglia
questo Ill.mo Giudice rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
accertare che nessuna violazione in relazione all’esportazione e/o alla vendita sul territorio italiano sia
Accertare e dichiarare che nessun profitto è mai derivato a DC Brands International SpA in relazione
all’oggetto della presente causa;
Accertare e dichiarare che nessun danno è mai stato causato da DC Brands International SpA in
relazione all’oggetto della presente causa.
In via subordinata: Accertare e dichiarare, qualora venisse ravvisata qualsivoglia responsabilità di DC
Brands International Ltd. in relazione alle richieste dell’attrice che i danni ed i profitti relativi
all’oggetto della presente causa sono già stati indennizzati all’attrice dalla Società italiana QVC.
In via gradatamente subordinata: Accertare e dichiarare, qualora venisse ravvisata qualsivoglia
responsabilità di DC Brands International Ltd. in relazione alle richieste attoree che alcune borse
(segnatamente afferenti alle fatture nn. 16753/2013 e 18319/2013) sono state immesse nel mercato
tedesco e limitare quindi qualsiasi eventuale condanna alle merci eventualmente vendute in Italia
In ogni caso con vittorie di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova
e di indicare testi, nei prefiggenti termini di legge ex art. 183, VI co. c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il contenzioso
Con atto di citazione notificato il 7 luglio 2014, Ferragamo conveniva in giudizio DC Brands
International per contraffazione dei marchi italiani nn. 1285484 e 1473804 e della frazione del marchio
comunitario n. 103432, aventi ad oggetto il segno “Gancini”, nonché per il compimento di atti di
concorrenza sleale confusoria e per agganciamento ai danni dell’attrice. Quest’ultima chiedeva pertanto
le consequenziali pronunce di inibitoria, la fissazione di una penale di Eur. 100,00 per ogni violazione,
il ritiro dal commercio, oltre che il risarcimento del danno e la retroversione degli utili conseguiti dalla
convenuta.
Il presente procedimento seguiva al procedimento cautelare (R.G. N. 7750/2014) instaurato nei
confronti della società QVC Italia S.r.l., facente parte del gruppo QVC - un importante canale
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mai avvenuta;
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internazionale di shopping - a causa della commercializzazione,
in Tv e n.
sul 4580/2016
sito internet www.qvc.it,
di
tre modelli di borse da donna della collezione “LYCD”, contrassegnate da un segno identico al marchio
“Gancini” di Ferragamo.
Con decreto concesso inaudita altera parte il 18 febbraio 2014, il Giudice designato autorizzava le
misure cautelari dell’inibitoria e del sequestro degli eventuali prodotti rinvenuti e fissava l’udienza di
comparizione in data 11 marzo 2014. Il sequestro veniva eseguito presso la sede di QVC a Brugherio
(MB), ove venivano rinvenute n. 11 borse (doc. 77 verbale di sequestro).
apprendeva da QVC Italia che tali borse erano state fornite proprio dall’odierna convenuta, distributrice
esclusiva dei prodotti a marchio “LYCD”, come dimostrato anche dalle fatture di acquisto allegate alla
transazione intervenuta fra l’attrice e QVC nel corso del procedimento cautelare (doc. 81 attrice e docc.
2 – 5 della convenuta del giudizio di merito).
Con comparsa di costituzione e risposta la convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione e contestava in
termini generici la ricostruzione di parte attrice.
All’udienza del 3 giugno 2015 Il Giudice assegnava i termini ex art.183 sesto comma c.p.c. e ordinava
alla convenuta l’esibizione delle scritture contabili in relazione ai prodotti in contestazione, incluse
fatture e documenti, dai quali fosse possibile ricavare i proventi realizzati da DC Brands.
All’udienza del 16 settembre 2015, ritenuta la causa matura per la decisione, il G.I. fissava udienza per
la precisazione delle conclusioni e, in tale ultima sede, assegnava i termini di legge per il deposito delle
comparse conclusionali e delle memorie di replica, con scadenza al 7 marzo 2016. Dopo il deposito
degli scritti conclusivi, la causa era portata all’odierna camera di consiglio per la decisione.
2. Difetto di giurisdizione
La convenuta si è costituita eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito,
sulla base del rilievo che i beni in asserita contraffazione siano stati immessi da DC Brands sul mercato
inglese - in quanto consegnati al compratore/vettore a Manchester - e siano entrati nella proprietà della
società QVC in Inghilterra, come sarebbe provato dalle fatture prodotte (docc. 2 e 3). Tali prodotti sono
poi stati in parte trasferiti in Germania (come risulterebbe dalle fatture di cui si è detto - prodotte con i
docc. 2 e 3 ), e sono stati acquistati da QVC Italia presso la sede di Huelckelhoven, Porschestrasse, 7.
DC Brands ha sostenuto che per quanto attiene poi alle fatture prodotte da Ferragamo (docc. 4 e 5),
dalle quali risulterebbe che la merce è stata consegnata a Geodis Ltd (sempre per QVC Italia) a
Manchester, gli ordini di acquisto relativi recano le dizioni “EXWORKS”, che esonera il venditore da
costi e rischi del trasporto mettendo la merce a disposizione del compratore in un suo stabilimento, e
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Nel corso delle trattative, condotte ai fini di una definizione transattiva della controversia, Ferragamo
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“DPP Delivery Duty Paid” (ovvero reso sdoganato) indicante
il luogo din.
consegna
convenutodel
nel 09/05/2016
paese
di importazione.
In breve, DC Brands non ritiene di aver importato o commercializzato le borse oggetto del
procedimento sul territorio italiano, e sostiene non esista un “dovere di sorveglianza” che imponga al
fornitore di controllare i Paesi in cui l’acquirente intenda commercializzare. La parte cita al riguardo la
giurisprudenza europea (C -189/08; Eu – C 2009:475 e C-360/2012) secondo cui “luogo di
concretizzazione del danno è quello in cui il fatto, da cui può sorgere una responsabilità da illecito
In base a tale giurisprudenza, qualora la vendita o la consegna di prodotti contraffatti sia avvenuta in
uno Stato Membro, e poi detti prodotti siano rivenduti dall’acquirente sul territorio di un altro Stato
Membro, l’art. 97 comma quinto Reg. 207/2009 CE, corrispondente all’art. 120 comma sesto, c.p.i.,
“non consente di radicare una competenza giurisdizionale a conoscere di un’azione di contraffazione
diretta contro il venditore iniziale che non ha operato in prima persona nello Stato membro cui
appartiene il giudice adito”. Pertanto, anche qualora venissero riscontrate ipotesi di contraffazione
dolosa o colposa, esse risulterebbero – secondo la convenuta - commesse in territorio inglese, essendo
questo il luogo in cui è stato commesso o minacciato l’atto di asserita contraffazione.
Questo Collegio ritiene che la competenza vada stabilita in base al combinato disposto dell’art. 120,
sesto comma c.p.i, che attribuisce la giurisdizione “all’autorità giudiziaria dotata di sezione
specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”, e dell’art. 5 n. 3, Reg. 44/2001 CE
(sostituito dall’art. 7 n. 2 Reg. 1215/12 del 10.1.2015), il quale prevede che l’autorità giudiziaria
competente in materia di illeciti civili dolosi o colposi sia quella del luogo in cui l’evento dannoso è
avvenuto o può avvenire. Si ritiene che nel presente caso il locus commissi delicti possa essere
individuato in base a quanto emerge da un’analisi delle fatture e degli ordini di acquisto (doc. 4-7
convenuta). Invero, da tale documentazione può agevolmente evincersi che DC Brands ha consegnato
la maggior parte delle borse direttamente alla QVC Italia S.r.l., con sede a Brugherio, MB, presso il
magazzino di Castel San Giovanni a Piacenza (si vedano in particolare le fatture nn. 20480/2013 e
20749/2013, docc. 4 e 5). Non risolutiva appare dunque la tesi di parte convenuta in base alla quale nel
caso in esame si verserebbe nell’ipotesi in cui all’acquisto e consegna in uno Stato Membro segua la
rivendita nel territorio di un differente Stato Membro, situazione che nella fattispecie in esame è
assente, in quanto il fornitore ha venduto e consegnato direttamente in Italia, senza l’ausilio di terzi
intermediari, alla società QVC, che si è poi occupata della commercializzazione sul territorio nazionale
attraverso i canali di cui si è detto.
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doloso o colposo, ha causato il danno stesso”.
Occorre specificare che gli INCOTERMS
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indicati nelle fatture
di cuin.ai4580/2016
docc. 6 e 7, indel
specie
la
clausola “EXW Ex works”, che pone a carico del venditore il semplice onere di rendere disponibile la
merce all’acquirente in un luogo concordato (nelle fatture in esame Manchester/UK e Merseyside/UK),
e la clausola DDP (Delivered duty paid)- che implica una suddivisione degli oneri relativi al trasporto
(ma anche doganali e assicurativi), e che pone a carico del venditore i costi e i rischi sino alla località
concordata (nel caso di specie Huckelhoven / Germany), non rilevano ai fini dell’individuazione del
luogo in cui si è verificato il danno, né influiscono sul luogo finale di destinazione della merce, ma
Difatti, nella maggioranza delle ipotesi, l’indirizzo di consegna e dunque la destinazione dei beni, è uno
stabilimento collocato in territorio italiano (si vedano in proposito quello situato in Via Guzzina, 18 in
Brugherio e quello collocato in Via Dogana PO, 2 corpo H, in Castel San Giovanni),
indipendentemente dagli accordi in merito al trasporto e alla ripartizione degli oneri ad esso relativi,
Ritiene il Collegio che la giurisdizione sia stata correttamente radicata presso questa Sezione
Specializzata, quale Tribunale comunitario dei marchi, dato che la consegna del materiale di DC
Brands è avvenuta – almeno in alcuni casi, ma ciò è sufficiente per radicare la giurisdizione - sul
territorio italiano e risulta finalizzata alla commercializzazione sul medesimo territorio, come emerge
dall'ordine di pagamento delle tre borse versato in atti (doc. 75 Attrice).
3. Contraffazione
Per quanto attiene al merito, oggetto di accertamento del presente giudizio è, come detto, l’asserita
contraffazione dei marchi ‘Gancini’, le cui pedisseque riproduzioni sono state apposte a tre modelli di
borse da donna distribuite e pubblicizzate con il marchio LYCD, di cui DC Brands è titolare e
distributrice esclusiva oltre che produttrice, come risulta dalla consultazione del sito web ufficiale (si
veda produzione n. 79).
Il marchio Gancini, ben noto al pubblico e conosciuto in Italia e all’estero nel settore della moda e degli
articoli di lusso, è stato e risulta tuttora validamente registrato non solo come marchio generale di tipo
figurativo (nn. 1285484 e 1473804, docc. 3 e 4), ma anche come segno tridimensionale (n. 103422
doc. 5), ed utilizzato come gancio, fibbia o chiusura su tutta la gamma di accessori e vestiario, con la
sua ormai celebre forma a ferro di cavallo o omega rovesciata, che vale a distinguere
inequivocabilmente la produzione di Ferragamo.
Innanzitutto va sgomberato il campo dalla tesi della convenuta circa la non corrispondenza tra le borse
che si assumono contraffatte e i codici riportati sulle fatture. Invero, tali modelli sono contrassegnati da
codici prodotto alfanumerici - che compaiono sulle etichette adesive apposte sulle buste esterne in
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indicano una modalità di gestione del rapporto contrattuale di trasporto.
plastica - e da codici numerici
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che compaiono nelle fattura,
secondo
seguente abbinamento:
al
modello n. 106207 corrisponde il codice L5504, al modello n. 107499 il cod. L5624 e al modello n.
107599 il cod. L5571. L’associazione dei codici-prodotto ai codici-numerici emerge dal confronto dei
docc. nn. 82- 84 con i docc. nn. 69 -71 (che costituiscono estratti del sito web di QVC), il doc. 75 (che
costituisce ordine di pagamento delle tre borse acquistate dall’incaricata di Ferragamo) e le fatture
prodotte in causa, in cui compaiono i codici L5504 (docc. 2 e 3 convenuta), L5624 (doc. 4 convenuta) e
n. 107599 (doc. 5 convenuta).
marchio azionato. Com’è noto il titolare del marchio registrato gode di tutela qualora un terzo utilizzi
un marchio uguale o simile per prodotti analoghi, secondo quanto previsto dall’art. 20.1 a) e b) c.p.i.;
presupposto della contraffazione è la confondibilità tra i segni utilizzati dal titolare e dal presunto
contraffattore, cioè la possibilità che, mediante l’utilizzo di un segno distintivo uguale o simile, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione tra i due segni. Tale pericolo risulta particolarmente intenso quando il segno distintivo,
utilizzato dal concorrente, è non solo identico o simile al marchio registrato, ma viene adoperato per
contraddistinguere prodotti o servizi identici. Ancora maggiore risulta la possibilità di confusione
quando il marchio, di cui si invoca la tutela, sia forte e goda di rinomanza, come nel caso del “Gancini”
di Ferragamo, la cui notorietà è riconosciuta e tutelata anche dalla giurisprudenza costante di questo
Tribunale, oltre che di altre Sezioni Specializzate
Per procedere al giudizio sulla confondibilità tra il marchio registrato e il segno in asserita
contraffazione occorre dunque individuare e riscontrare caratterizzazioni che, complessivamente
considerate, possano creare il rischio di confusione sulla provenienza dei prodotti, secondo un criterio
di valutazione globale e sintetica nelle sue componenti distintive. Le borse a marchio LYCD, oggetto
del presente giudizio, presentano tutte, sulla parte frontale, in corrispondenza della chiusura e a scopo
meramente decorativo, un gancio tridimensionale consistente in un’omega rovesciata di dimensione e
aspetto complessivo pressoché uguale a quella di Ferragamo, e che non apporta alcuna utilità
aggiuntiva al modello nel complesso, mal celando l’intento fraudolento di un richiamo diretto al noto
brand di lusso. E' pur vero che non può essere trascurata la scelta di DC Brands di accostare il proprio
marchio ad una versione palesemente contraffatta del “Gancini”, apponendolo sulle borse in questione,
nelle varianti di ganci laterali in metallo o segni figurativi tridimensionali “LYCD” localizzati sulla
parte anteriore del prodotto. Tale accostamento potrebbe facilmente indurre il consumatore in errore
circa la possibilità che le borse appartengano ad una linea o collezione secondaria di Ferragamo, o
siano frutto di una collaborazione tra brands; ovvero ancora può ingenerare il convincimento che viga
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Sulla base di tali considerazioni può dunque procedersi al vaglio dell'asserita contraffazione del
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tra le due società un accordo di licenza del marchio. Orbene,Repert.
non è sconosciuta
l'idea del lancio
linee
“limited edition” realizzate mediante la collaborazione di celebri artisti, designer, stilisti con catene
quali H&M (si pensi alle collezioni di Cavalli, Jimmy Choo o Versace for H&M); pertanto, essendo i
prodotti di DC BRANDS diffusi capillarmente mediante diversi canali di distribuzione, quali TV e
internet, ben potrebbe il consumatore medio ritenere che le borse oggetto del presente giudizio
appartengano ad una collezione di Ferragamo per LYCD.
In aggiunta, come già evidenziato, i prodotti di DC Brands sono analoghi, sotto il profilo merceologico,
riprodotto dalla convenuta, oltre a concretizzare il pericolo di confusione di cui all'art. 2598 n.1 c.c.,
apporta al concorrente che lo utilizzi degli immediati quanto indebiti vantaggi, dati dal parassitario
sfruttamento della sua notorietà, causando una vanificazione degli investimenti effettuati dall'attrice a
protezione del proprio brand.
Risulta pertanto accertata, secondo l'opinione di questo Collegio, l'illiceità delle condotte tenute dalla
convenuta in quanto poste in essere in violazione dei diritti di esclusiva spettanti al titolare del marchio,
ai sensi della lett. a) degli artt. 20.1 c.p.i. e dell'art. 9.1 RMC, e in quanto esplicantesi in fattispecie di
concorrenza sleale confusoria e per agganciamento parassitario ai sensi dell’art. 2598 n. 1 e n. 2 c.c..
A tale valutazione consegue l’assunzione dei provvedimenti inibitori (assistiti da penale, come in
dispositivo) ed accessori d’uso, come meglio si dirà in seguito, e la condanna di DC Brands al
risarcimento dei danni in favore di Ferragamo. Si deve, infatti, ritenere che dal comportamento
contraffattorio qui sanzionato siano derivati e possano tuttora derivare pregiudizi ai danni di parte
attrice di natura patrimoniale, in termini di lucro cessante e danno emergente, sia in termini di danno
all’immagine.
4. Liquidazione del risarcimento del danno
Per quanto attiene alle somme dovute dalla convenuta a titolo risarcitorio per le condotte illecite poste
in essere, il Giudice ha disposto - con ordinanza emessa il 3 giugno 2015 - l’esibizione delle scritture
contabili relative alle borse di cui è causa.
Dal procedimento emerge che la convenuta ha venduto 898 pezzi, per un totale di £.UK 12.426
(corrispondenti a Eur. 15.697,58). In particolare DC Brands ha venduto 170 borse modello L5504 al
prezzo di 14.50 sterline, per un totale di 2465 sterline; 440 borse modello L5626 al prezzo di 14.10
sterline, per un totale di 6.203 sterline e, infine, 288 borse modello 107599 (ovvero L5571) al prezzo di
13 sterline, per un totale di 3.744 sterline.
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a quelli commercializzati da parte attrice; è innegabile che il richiamo al marchio più noto, fedelmente
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delsofferta
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Parte attrice chiede la retroversione degli utili, oltre al risarcimento
deln.
danno
da “diluizione”
dal marchio per un ammontare non inferiore a €. 30.000,00 o quella diversa somma ritenuta di
giustizia.
DC Brands ha rilevato che in sede di transazione QVC Italia ha corrisposto l’importo di €. 30.000,00,
in virtù di scrittura sottoscritta il 31 marzo 2014 (v. doc. 81), a titolo di indennizzo forfettario ed a saldo
totale di ogni pretesa per la commercializzazione delle borse; sostiene pertanto come nulla possa essere
richiesto alla convenuta.
distribuzione del bene risponda a titolo autonomo e indipendente; pertanto, la indicata transazione non
ha alcuna rilevanza ai fini della quantificazione delle somme dovute dall’odierna convenuta a titolo di
risarcimento del danno.
Si può aggiungere sul punto che, seppure si volesse affermare un concorso nel medesimo fatto illecito,
la corresponsabilità (sia pure a livelli diversi della catena produttiva/distributiva) pone una solidarietà
dal lato passivo ai sensi dell’art. 2055 c.c.. In tale contesto parte convenuta avrebbe potuto avvalersi del
disposto dell’art. 1304 c.c., il quale consente al co-obbligato in solido di avvantaggiarsi dell’intervenuta
transazione, se ed in quanto il medesimo dichiari di “volerne profittare”. Una simile dichiarazione non
è intervenuta nel caso di specie, onde parte convenuta rimane gravata della sua parte di responsabilità e
della quota del risarcimento danni ad essa imputabile.
Per quanto attiene alla domanda di retroversione degli utili, la quantificazione di tale voce va ricavata
considerando che per ogni prodotto venduto l’utile debba essere commisurato alla misura del 50% del
prezzo di vendita, dati i bassi costi di produzione (avvenuta con grande probabilità in Cina), con un
utile complessivo pari quindi a £.UK 6.123. Va poi considerato che il marchio contraffatto esercita una
forte attrattiva, determinando la scelta del consumatore a favore del prodotto contraddistinto dal segno
in contraffazione. Tale fenomeno tuttavia non può ritenersi verificato in tutti i casi, ma necessariamente
deve essere fatto oggetto di una valutazione equitativa circa la sua concreta sussistenza. Il Collegio
ritiene quindi che, in base a nozioni di comune esperienza ed in base alle cognizioni di questa Sezione
Specializzata, il suddetto fenomeno possa valutarsi in una percentuale del 50% del totale delle vendite,
riducendosi pertanto gli utili da 6.123 sterline a 3.061,50 sterline, pari ad €. 3.924.
Si deve inoltre ritenere che l’immissione sul mercato di prodotti riportanti il marchio contraffatto, e
dunque idonei a generare confusione nel consumatore medio, configura un evidente svilimento
dell’immagine commerciale dell’azienda attrice e una diluizione dell’efficacia distintiva del marchio, in
particolare considerando che i prodotti oggetto della contraffazione sono di qualità manifatturiera
inferiore e sono stati venduti ad un prezzo notevolmente più basso.
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Parte attrice ha correttamente replicato sul punto osservando come ogni soggetto coinvolto nella
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Pertanto questo Collegio, ritenendo che le condotte illeciteRepert.
tenute da DC
Brands abbiano del
causato
un
danno di tipo non patrimoniale per la società attrice, ritiene congruo liquidare in via equitativa per tale
titolo la somma di €. 15.000 in moneta attuale e comprensiva degli interessi maturati ad oggi, fatti salvi
gli ulteriori interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia al saldo.
5. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, devono trovare accoglimento le domande formulate da parte
sleale confusoria e per agganciamento.
La convenuta è inoltre condannata al risarcimento del danno e alla retroversione degli utili nella misura
sopra indicata, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Il Collegio ritiene fondata anche la domanda di pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della
sentenza, con le modalità di cui al dispositivo, a fini risarcitori e di informativa al pubblico.
Tutte le altre richieste debbono considerarsi assorbite da quanto osservato in precedenza.
Inoltre, la totale soccombenza di parte convenuta ne determina la condanna al pagamento delle spese
processuali. Tali spese sono liquidate in favore di parte attrice come di seguito, ai sensi della legge n.
27/12 ed al DM n. 55/14. Essendo il parametro di calcolo il valore delle somme liquidate a titolo
risarcitorio, si liquidano €. 7.254 per compensi ed €. 1.349,44 per esborsi, e così in totale €. 8.603,44.
Su dette spese sono ancora dovuti il rimborso delle spese forfettarie come previsto per legge, nonché
iva e contributi nella misura di legge.
P.Q.M.
la Sezione Specializzata Impresa "A", definitivamente pronunciando nel giudizio, nel contraddittorio
delle parti,
1) dichiara che DC Brands International Ltd, tramite la commercializzazione e pubblicizzazione delle
borse contraddistinte dal segno di cui è causa, si è resa responsabile di contraffazione dei marchi
italiani nn. 1285484 e 1473804 e comunitario n. 103432 di titolarità dell’attrice Ferragamo S.P.A.;
2) dichiara che le condotte di cui al punto 1) costituiscono altresì atti di concorrenza sleale ai sensi
dell’art. 2598 nn.1 e 2 c.c.;
3) inibisce alla convenuta la continuazione della condotta illecita sopra indicata ed, in particolare, di
importare, esportare, produrre, commercializzare, pubblicizzare le borse di cui è causa o qualsivoglia
altro articolo comunque recante segni identici o simili al marchio “Gancini” di Ferragamo;
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attrice con riferimento all’accertamento della contraffazione dei modelli registrati e della concorrenza
RG n. 40753/2014
Repert.
4580/2016
del 09/05/2016
4) fissa la penale pari a Euro 100, dovuta dalla convenuta all’attrice,
pern.
ogni
violazione o inosservanza
constatata successivamente alla comunicazione della presente sentenza e per ogni giorno di ritardo
nell’esecuzione dei provvedimenti assunti in questa sede;
5) ordina il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti di cui è causa e comunque di ogni
altro articolo recante segni identici o simili al marchio “Gancini” di Ferragamo;
6) condanna DC Brands International Ltd alla restituzione all’attrice degli utili realizzati con gli illeciti
di cui al punto 1) nella misura di Eur. 3.924 in moneta attuale, con gli ulteriori interessi al tasso legale,
7) condanna la convenuta a risarcire all’attrice il danno non patrimoniale derivante dagli illeciti di cui
ai precedenti punti 1) e 2), liquidato nella somma di €. 15.000 in moneta attuale, con gli ulteriori
interessi al tasso legale dalla data della pronuncia al saldo;
8) ordina la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente sentenza, a cura e spese
della convenuta, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, per una
volta, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti e dei marchi in grassetto, sul quotidiano il
“Corriere della Sera” e sul mensile “Vanity Fair” con facoltà per l’attrice di provvedervi direttamente
in caso di inottemperanza, recuperando le relative spese presso la convenuta;
9) dispone la pubblicazione della presente sentenza sulla home-page del sito Internet www.lydc.co.uk
per trenta giorni consecutivi, con onere di provvedere all’inizio della pubblicazione entro trenta giorni
dalla comunicazione della presente sentenza;
10) condanna la convenuta a rifondere all’attrice spese e onorari di causa, nella misura di €. 8.603,44,
oltre al rimborso delle spese forfettarie come previsto per legge, oltre iva e contributi nella misura di
legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 marzo 2016.
Il Presidente estensore
dott. Marina Tavassi
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dalla data della pronuncia al saldo;

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