Ricerca collaborativa Ricerca commissionata

Valorizzazione IP
&
gestione della proprietà intellettuale nelle forme di
ricerca collaborativa e commissionata
Valorizzazione IP
A. Se la scelta di
fondo consiste nel
mettere a
disposizione la
conoscenza generata
senza in alcun modo
vantare i diritti di
proprietà
intellettuale
STRATEGIE E
FORME DI
VALORIZZAZION
E: sono
dipendenti
dall’approccio che
l’ente titolare della
tecnologia
assume circa i
canali di
divulgazione e
valorizzazione
della conoscenza,
nonché della
natura della
conoscenza
prodotta
A.1. Pubblicazioni
scientifiche e presentazioni
a convegni e seminari: la
conoscenza cade
immediatamente in
pubblico dominio ed i
contenuti delle
pubblicazioni o delle
presentazioni sono
liberamente e
gratuitamente utilizzabili
da chiunque
B.1. Se si è in presenza
di conoscenza
codificata o
codificabile si può
procedere al deposito di
una domanda di
brevetto, per poi
sfruttarla
commercialmente.
B. Se la scelta di
fondo consiste nel
valorizzare la
conoscenza prodotta
attraverso il ricorso
della proprietà
intellettuale ed alle
relative forme di
sfruttamento
B.2. Se la conoscenza non è
codificata o codificabile non
è possibile procedere al
deposito di una domanda di
brevetto.
B.1.1. Sfruttamento del
brevetto mediante
cessione a titolo
definitivo; il titolare
dismette
completamente la
proprietà del titolo e
della tecnologia da esso
protetta
B.1.2.
Sfruttamento del
titolo mediante
licenza
B.1.3. Sfruttamento del
brevetto in via
diretta se ed in quanto
la tecnologia protetta è
funzionale a rendere
servizi di consulenza da
parte del titolare (ad
esempio: servizi di
misurazione, taratura
ecc.
B.1.2.1 . Licenza esclusiva o non
esclusiva a imprese di grandi,
medie o piccole dimensioni già
esistenti sul mercato; si cerca di far
sfruttare la tecnologia favorendo la
comparsa di nuovi prodotti o
l’utilizzo di nuovi procedimenti, al
contempo ottenendo ritorni
economici
B.1.2.2 . Licenza esclusiva o non
esclusiva a impresa spin-off di
nuova costituzione: si cerca di
favorire lo sfruttamento da parte di
un soggetto imprenditoriale nel
quale partecipano a vario titolo gli
inventori, con la prospettiva di
ottenere nuovi prodotti (o
processi) sulla base della tecnologia
e creare occupazione qualificata
B.2.1. Si procede al trasferimento del know-how, mediante
cessione o licenza (a titolo esclusivo o non esclusivo): l’accordo è
per lo più accompagnato da prestazioni di consulenza, che
presuppongono l’interazione e l’addestramento da parte del
personale detentore della conoscenza
B.2.2. Si procede alla creazione di una impresa spin-off, con
eventuale partecipazione dell’ateneo ed il coinvolgimento diretto
degli inventori, in quanto depositari della conoscenza (v. anche
sopra, B.1.2.2.). In questa ipotesi – alla quale possono associarsi
eventuali brevetti per porzioni di conoscenza codificata – si realizza
il massimo livello di trasferimento tecnologico
Sfruttamento negoziale,
diritti di esclusiva e libertà di attuazione
Fondamenti normativi dello sfruttamento negoziale
Differenza tra diritto di esclusiva e libertà di attuazione
Art. 66.
Diritto di brevetto
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà
esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato,
entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo
consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o
importare
a
tali
fini
il
prodotto
in
questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo
consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con
il procedimento in questione.
Concetti elementari
dello sfruttamento per via negoziale
 Distinzione tra mercato del prodotto e mercato della tecnologia.
Brevetto come input intermedio di processi produttivi
 Forme di sfruttamento per via negoziale (intermediate-market
transactions)
 Accordo cooperativo di ricerca e sviluppo
 Cessione
 Licenza
 Material Transfer Agreement
Il rischio nella gestione IP e il ruolo dello
strumento contrattuale
Rischi che incidono sul successo dell’operazione di trasferimento
tecnologico
Rischio tecnologico (funzionerà?)
Rischio di mercato (si venderà?)
Rischio di protezione (sarà copiata?)
Strumenti negoziali e gestione del rischio
• Trasferimento totale del rischio: cessione
• Gestione del rischio tecnologico: accordo di cooperazione
tecnologica (R&D oppure R&D&I agreement; CRADA)
• Gestione del rischio di mercato: licenza (sharing agreement) con
remunerazione variabile
• Gestione dei rischi legati alla protezione: patto di gestione della lite
Strumenti negoziali di governo della relazione tra
le parti (prima e dopo l’accordo)
Gestione della confidenzialità
 NDA prima del deposito della domanda di brevetto
 Accordo di riservatezza (CA; NDA)
 NDA dopo il deposito
• Per tutelare conoscenza implicita e know-how segreto
connessi
• Per mantenere l’opzione di tutela del segreto durante la fase
di segretezza della domanda
Gestione di alcuni eventi successivi alla conclusione dell’accordo
Segue: ulteriori strumenti negoziali della relazione
tra le parti (prima e dopo l’accordo)
Eventi successivi rispetto alla conclusione della licenza che incidono
sul rischio
– Contenzioso
– Dannosità del prodotto
– Eventi di dissesto del licenziatario
Tipologie di licenza
 Licenza esclusiva
 Licenza non-esclusiva
 Licenza co-esclusiva
 Licenza e sub-licenza
 Grant-back (contratto o clausola) e licenza incrociata
 Definizione della variabile sulla quale viene creata la licenza
esclusiva (spazio, tempo, uso)
Corrispettivi
 Rimborso delle spese di protezione e accollo delle spese di
manutenzione annuale (soprattutto in caso di licenza esclusiva)
 Option fee e/o issue fee (downpayments); licenze paid-up (pagamenti
non ricorrenti)
 Milestone fee (soggetti a condizione positiva o negativa, solitamente
con relativi effetti sulla risoluzione o manutenzione del contratto)
 Running royalties (e minimum annual royalties); post-expiration
royalties e royalties nei contratti di cessione
 Sublicensing fees
 Equities (per licenze a start up e spin off)
 Contribuzioni in natura (in kind consideration)
Interessi delle parti nella negoziazione
LICENZIANTE
Università
Durata
Estendere il flusso di entrate
Massimizzare le entrare prima della scadenza
Includere nella licenza know-how o altri diritti
per estendere la durata della licenza oltre la
scadenza del brevetto
Ammontare
Aumentare i pagamenti di royalties
Incoraggiare le sub-licenze
Essere pagato per assistenza tecnica
Rischio
Stabilire milestone
Trasferire i costi di sviluppo interamente al
licenziatario
Licenziare non in esclusiva
LICENZIATARIO
Azienda
Accorciare i termini entro i quali
pagare le di royalties
Differire/ritardare i pagamenti
Ridurre il pagamento di
royalties
Ottenere l’esclusiva
Ottenere la massima
protezione territoriale
Evitare pagamenti di somme
fisse e di grande ammontare
Marketing della tecnologia (modalità push)
PERIODO DI
PRELAZIONE O
TERMINE
DELL’OPZIONE
DIRITTO DI PRELAZIONE
O OPZIONE DELLO
SPONSOR
O CESSIONE IN CASO DI
RICERCA
COMMISSIONATA
PROTEZIONE
DELLA
INNOVAZIONE
MANCATO ESERCIZIO
O RIFIUTO
NESSUN DIRITTO DI
SPONSOR
INIZIATIVE DI
MARKETING
DELLA
TECNOLOGIA
FALLIMENTO DEL
NEGOZIATO
MARKETING
TECNOLOGIA
IDENTIFICAZIONE
DEL
LICENZIATARIO
NEGOZIATO
CONCLUSIONE
DELL’ACCORD
O DI LICENZA
Le fasi del negoziato e i relativi strumenti
 Accordi di riservatezza
 Firma di lettere di intenti, memorandum of understanding, termsheet (vincolanti/non vincolanti)
 Checklist
 Documenti di due diligence
 Puntuazioni delle negoziazioni
 Firma del contratto
 Closing e post-closing
Disciplina delle garanzie contrattuali
TIPOLOGIA
RACCOMANDATA
Garanzia sulla titolarità
Sì
Garanzia sulla validità dei titoli
No
Garanzia sulla futura concessione
dei titoli dei titoli
No
Garanzia sull’idoneità della
tecnologia all’uso
No
Garanzia sulla contraffazione attiva
Limitatamente
Garanzia sulla contraffazione
passiva
Limitatamente
NOTE
(per i casi di cessione e
licenza su titoli già
concessi)
(per i casi di titoli non
ancora concessi o
concessi soltanto in
alcuni stati)
(garanzia relativa alla
freedom of operation)
Conclusioni valorizzazione
Capire risultato – proteggerlo bene – capire applicazione
Dividere brevetto e know how
Seguire fasi e processo di valorizzazione
Attenzione alle clausole dei contratti
Gestione della proprietà intellettuale nelle forme di
ricerca collaborativa e commissionata
Contesto
Il processo di creazione della conoscenza e valorizzazione della ricerca è
cambiato
Anni 1960 – 1980
Ricerca applicata,
ingegnerizzazione,
produzione, mercato
Ricerca di base
Contratti di ricerca,
consulenza, formazione
Processo lineare
Da ricerca di base (università) a ricerca applicata, ingegnerizzazione,
produzione, mercato (impresa)
Separazione istituzionale e fisica
Separazione di tempi e ruoli
18
Contesto
Oggi
Mercato, ricerca
applicata,
ingegnerizzazione
Ricerca di
base
Ricerca applicata,
ingegnerizzazione,
produzione, mercato
Ricerca commissionata, ricerca
collaborativa in ambiti multidisciplinari
complessi, relazioni di medio-lungo
termine
Processo non lineare e non sequenziale
Processo che inizia dal mercato, caratterizzato da ritorni dalle fasi
di ricerca applicata e ingegnerizzazione alla ricerca di base
Interazioni più complesse
19
Contesto attuale
 Ricerca multidisciplinare (complessità delle tecnologie
moderne richiede un approccio multidisciplinare, competenze
complementari)
 Competizione tra organizzazioni di ricerca del settore pubblico
e privato creano un mercato della ricerca
 Internazionalizzazione della ricerca (necessità di accedere alle
migliori competenze di ricerca a livello mondiale)
 Specializzazione della ricerca (le organizzazioni sono
diventate più specializzate e quindi tendono a collaborare
assieme in progetti comuni)
 Aumentata velocità di cambiamento dovuto ad una
competizione più ampia a livello internazionale
Ricerca collaborativa
vs ricerca commissionata
Ricerca collaborativa
Ricerca commissionata
Università e imprese lavorano assieme in team
nell’ambito di un progetto congiunto. Hanno un
interesse comune nel raggiungere gli obiettivi e i
risultati del progetto.
Nel caso specifico dell’Università, il progetto
riveste un interesse istituzionale
Le università svolgono attività di ricerca
nell’interesse delle imprese che affidano loro la
commessa (subcontratto)
Ogni parte è proprietaria dei risultati che
produce. In caso di risultati sviluppati
congiuntamente, si prevede un regime di
contitolarità
La titolarità e i diritti di sfruttamento dei risultati
devono essere negoziati. Le imprese
solitamente richiedono il diritto di usare (non
necessariamente a titolo esclusivo) i risultati a
proprio beneficio
Le università e le imprese condividono i costi e i
benefici
Le imprese che commissionano la ricerca
impegnano risorse finanziarie per ottenere un
servizio scientifico mentre le università dedicano
competenze e risorse umane/strumentali per
svolgere il servizio
• .
Ricerca collaborativa
vs ricerca commissionata
Ricerca collaborativa
Ricerca commissionata
Le imprese hanno le risorse e le
Le imprese non hanno le
competenze per svolgere le attività di competenze e le risorse per svolgere
ricerca
ricerca internamente
Gli accordi che regolamentano i
progetti di collaborazione
considerano tutti i partner allo stesso
livello
Gli accordi che regolamentano i
contratti di ricerca commissionata
solitamente vedono l’istituzione di
ricerca che svolge il servizio in una
posizione contrattuale più debole
Questioni IP
• Identificazione del background rilevante per gli
obiettivi della collaborazione
• Definizione della titolarità del foreground
• Definizione dei diritti di accesso al background e al
foreground durante la collaborazione e dopo il suo
termine
Foreground (FG)/Risultati
• Informazioni, materiali e conoscenza, generata in un
progetto (protetta e non protetta)
• Diritti di proprietà intellettuale (diritto d’autore, design,
brevetti, varietà vegetali, etc) e know-how segreto
• Risultati tangibili (prototipi, micro-organismi, codice
sorgente, etc) e non tangibili (IP) di un progetto
Non sono foreground i risultati generati al di fuori
del progetto (prima, dopo o in parallelo)
Background (BG)
 Informazioni, conoscenza e IPR detenuti dai
partecipanti prima del progetto, che sono
necessari per svolgere il progetto o per utilizzare i
risultati del progetto
! Attenzione: i partecipanti sono entità legali,
quindi
 Se un dipartimento specifico di un’università o azienda è
coinvolto in un progetto, il BG sarà quello dell’intera
università o azienda
 Ad un partecipante può essere richiesto si concedere ad
altri partecipanti diritti di accesso al BG di altri
dipartimenti a determinate condizioni
Vedi lista background incluso/escluso
Questioni IP.. Solo una sintesi
Una collaborazione di ricerca ha un passato e un futuro
Sideground IP
Partner A
Background
Partner A
Foreground IP
Partner A
Residual
information
Postground
Partner A
Joint FG
Background
Partner B
Foreground IP
Partner B
Postground
Partner B
Sideground IP
Partner B
t
Titolarità
Titolarità del BG: di chi lo ha generato
Titolarità del FG:
•Individuale
(sole
ownership)
relativamente
a
conoscenza sviluppata da un solo partner
•Congiunta
(joint
ownership)
relativamente
a
conoscenza prodotta congiuntamente (laddove non sia
possibile scindere i contributi dei singoli partecipanti
Titolarità congiunta
 Per dimostrare la titolarità del FG è consigliato
mantenere
documentazione
che
attesti
il
conseguimento del FG (quaderni di laboratorio, etc)
 I contitolari devono concordare le quote di titolarità,
la gestione e il mantenimento degli eventuali
brevetti, con relativa suddivisione dei costi, le
strategie di sfruttamento commerciale
Titolarità congiunta
Regime di default  difficoltà per università
ogni contitolare può concedere licenze non esclusive
a terzi, senza richiedere l’autorizzazione degli altri
contitolari ai quali tuttavia:
deve essere dato un preavviso di 45 giorni
deve essere corrisposto un corrispettivo equo
IP Consulenza
 I risultati attesi sono report scientifici
 La proprietà dei report è del committente mentre
l’Università può utilizzare i dati e le informazioni
contenuti nei report per attività di didattica e ricerca
istituzionale
 Qualora vengano generati risultati suscettibili di
protezione IP, le parti avvieranno trattative per
concludere accordi relativi a titolarità e utilizzo di tali
risultati
IP ricerca commissionata
 Proteggere l’IP sulle conoscenze e informazioni
pregresse (Background)
 Proteggere l’IP sulle conoscenze e sulle
informazioni che derivano dalla collaborazione
(Foreground)
 Proteggere la confidenzialità delle informazioni
reciprocamente scambiate
 Garantire ai ricercatori la possibilità di effettuare
pubblicazioni
 Applicare correttamente la normativa sull’uso dei
segni distintivi (marchio) dell’Ateneo da parte dei
committenti
Criticità/esperienze (clausole IP)




Specificità dei vari settori di ricerca
Rapporti consolidati
Corrispettivi per licenza/cessione
Cessione a fronte di royalties invece di corrispettivo
fisso
 Vincoli a monte del contratto di ricerca
commissionata
 Background
 Software
Criticità/esperienze
(conto terzi in generale)
 Confine Background/Foreground
(Descrizione allegato tecnico)
 Effetto «telefono senza fili»
(Ruolo tecnico/legale)
Accordi Quadro IP
Cosa vuole l’Università:
Cosa vuole l’Impresa:
•La giusta «reputazione» per il
trasferimento tecnologico (richiede
la contitolarità dei brevetti)
•Premi inventivi ragionevoli per
motivare i propri ricercatori
•La possibilità di continuare a fare
ricerca nel settore
•Uso gratuito del know-how/brevetti
per la didattica
•Possibilità di effettuare
pubblicazioni scientifiche
•Stabilire rapporti duraturi con le
(grandi) imprese
•Acquisire la titolarità esclusiva
dei risultati generati
•Libertà di sfruttare
commercialmente i risultati senza
vincoli
•Titolarità/licenza esclusiva dei
brevetti
•Possibilità di governare il
processo di scrittura, deposito ed
estensione dei brevetti
•Possibilità di condurre la difesa
legale dei brevetti in caso di
contraffazione
•Riservatezza sui risultati di
interesse industriale
Link utili
https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.gov.uk/lambert-toolkit
http://www.cipp.mcgill.ca/data/publications/00000065.pdf