DIRETTIVE SULL`OPPOSIZIONE PARTE 2 CAPITOLO 1: IDENTITÀ

Identità
DIRETTIVE SULL’OPPOSIZIONE
PARTE 2
CAPITOLO 1:
IDENTITÀ
Versione finale: novembre 2007
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 1
Identità
Parte 2 - Introduzione
Oggetto del capitolo 1 è il concetto di identità, vale a dire l’identità tra i marchi
e tra i prodotti e servizi.
Oggetto del capitolo 2 è il concetto cardine dei procedimenti inter partes: il
rischio di confusione.
La parte A tratta degli aspetti generali relativi a tale concetto. In particolare, vi
è riportata la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia e sono illustrati
i criteri di valutazione del rischio di confusione.
Nella parte B è trattata la somiglianza tra i prodotti e servizi. In particolare,
sono analizzati i vari fattori pertinenti, quali la natura, la destinazione, la
modalità d’uso, il rapporto di complementarità o di concorrenza esistente, i
canali distributivi, il pubblico di riferimento e l’origine abituale dei prodotti e
servizi. Nella parte B sono altresì indicati i criteri di applicazione di tali fattori a
talune categorie specifiche di prodotti e servizi.
Nella parte C è trattata la somiglianza tra i segni. Essa abbraccia, in
particolare, i criteri che vanno applicati per effettuare il raffronto sul piano
visivo, fonetico e concettuale. La parte C prende altresì in esame i segni che
sono in parte o in tutto ricompresi in altri segni.
La parte D, al termine del capitolo 2, corrisponde alla parte finale delle
decisioni nei procedimenti di opposizione. In essa sono illustrati i criteri da
applicare nella valutazione globale di tutti i fattori pertinenti ai fini della
determinazione del rischio di confusione. In particolare, la parte D tratta la
questione del carattere distintivo del marchio anteriore, dell’incidenza che ha
la natura dei prodotti e servizi sulla valutazione della somiglianza tra i segni e
del grado di esperienza e di attenzione da parte del pubblico di riferimento.
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 2
Identità
SOMMARIO
PARTE 2 - INTRODUZIONE..................................................................................................... 2
CAPITOLO 1: IDENTITÀ ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA A), RMC ..................... 4
I.
NOZIONE DI IDENTITÀ................................................................................................. 4
1. Identità quale presupposto per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
RMC................................................................................................................................... 4
2. Identità tra i prodotti e i servizi................................................................................... 5
2.1.
Terminologia ...................................................................................................................5
2.2.
Determinazione della definizione letterale dei prodotti e servizi da prendere in
considerazione.............................................................................................................................5
2.2.1.
La corretta versione linguistica delle specificazioni ................................................5
2.2.2.
Portata delle specificazioni da considerarsi pertinente...........................................6
2.3.
Determinazione del significato della definizione letterale dei prodotti e servizi da
prendere in considerazione..........................................................................................................8
2.3.1.
In generale .............................................................................................................8
2.3.2.
Uso di termini identici o di sinonimi ........................................................................9
2.4.
Il marchio anteriore comprende i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di marchio
comunitario ................................................................................................................................ 10
2.5.
La domanda di marchio comunitario comprende i prodotti e servizi del marchio
anteriore..................................................................................................................................... 10
2.6.
Una specificazione comprende i prodotti e servizi dell'altra e la specificazione più ampia
utilizza tutte le indicazioni del titolo di una classe o parte di esse.............................................. 11
3.
Identità dei segni...................................................................................................... 13
3.1.
3.2.
3.3.
II
1.
2.
Identità in senso stretto................................................................................................. 13
Marchi denominativi...................................................................................................... 14
Marchi figurativi............................................................................................................. 14
IDENTITÀ IN QUANTO IMPEDIMENTO ..................................................................... 15
Relazione con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.......................................... 15
Struttura delle decisioni di opposizione ................................................................... 15
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 3
Identità
CAPITOLO 1: IDENTITÀ ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1,
LETTERA A), RMC
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC dispone che in seguito
all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è
escluso dalla registrazione:
"se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il
marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il
marchio anteriore è tutelato”. Ciò si definisce, in questo caso, "doppia
identità".
Naturalmente anche i criteri relativi all'identità (dei prodotti e dei servizi o dei
segni) sono rilevanti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
RMC, ossia per la constatazione dell'identità dei segni quando i prodotti e i
servizi sono simili o viceversa.
Inoltre, per quanto riguarda i prodotti e i servizi, le nozioni e le definizioni
generali contenute in questo capitolo sono anch'esse rilevanti nel contesto
della somiglianza dei prodotti e dei servizi, trattata al capitolo 2, parte B.
I.
NOZIONE DI IDENTITÀ
1.
Identità quale presupposto per l’applicazione dell’articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), RMC.
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, nella sua formulazione letterale,
esige un'identità tra i segni in conflitto e tra i prodotti e servizi a cui si
riferiscono. La questione dell’identità o meno tra i rispettivi marchi è un fatto
oggettivo, accertabile direttamente mediante un raffronto dei due marchi in
conflitto (e dei relativi prodotti e servizi tutelati), così come sono stati
depositati o registrati. Come siano utilizzati i marchi è irrilevante.
La tutela conferita dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC al marchio
anteriore è assoluta. Il tenore di questa disposizione non rende l’applicazione
di quest’ultima dipendente da alcun presupposto ulteriore. In particolare, non
occorre dimostrare il sussistere di alcun rischio di confusione.
Si è affermato, talvolta, che la confusione è in tali circostanze inevitabile,
essendo sia i segni sia i prodotti in conflitto identici, con la conseguenza che il
pubblico non sarà in grado di distinguere tra i marchi corrispondenti.
48/1998 GALLUP / GALLUP (EN)
Tuttavia, la disposizione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC non si
basa su considerazioni di fatto di questo genere; piuttosto, una doppia identità
implica che il rischio di confusione sia presunto in modo inconfutabile.
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 4
Identità
2.
Identità tra i prodotti e i servizi
2.1.
Terminologia
Un bene è un articolo che può essere oggetto di scambi commerciali.
Esempio: l'elettricità e i software per computer sono "beni", ancorché non
tangibili fisicamente.
Il sale e l'acqua sono “beni”, ancorché non siano stati fatti dall'uomo.
I prodotti sono articoli individuali, venduti da un singolo fabbricante, dotati
delle stesse proprietà/dello stesso aspetto.
Esempio: Volkswagen Golf e Opel Astra sono beni identici (automobili), ma
prodotti differenti.
Talvolta, nel linguaggio comune il termine "prodotti" viene usato anche in
relazione a servizi, ad es. "prodotti finanziari" invece di "servizi finanziari".
Anche se nel linguaggio comune un termine viene descritto come "prodotto",
questo è irrilevante per la sua classificazione in qualità di prodotto o servizio.
D'altra parte, la Classificazione di Nizza ha prevalenza in ordine al punto se
un articolo debba essere considerato un "prodotto " o un "servizio".
Un servizio è la prestazione di un'attività.
Esempio: una riparazione è un servizio.
Fare il pianista (attività di suonare il pianoforte) non è un servizio. Fornire
lezioni di pianoforte (servizio reso ad un alunno) è un servizio che viene
fornito dal pianista all'organizzatore, mentre il concerto di pianoforte è un
servizio che viene fornito dall'organizzatore al pubblico.
Fare pubblicità ai propri prodotti non significa fornire un servizio, mentre
gestire un'agenzia pubblicitaria (progettare campagne pubblicitarie per terzi)
equivale a fornire un servizio.
I termini che compaiono nelle specifiche dei servizi, come il termine
"pubblicità", devono quindi basarsi (soltanto) sulla suddetta definizione di
servizio.
Vendere o distribuire i propri prodotti non è un servizio. I “servizi di vendita al
dettaglio” sono quelli atti a coprire i servizi inerenti all'effettiva vendita dei
prodotti, come ad esempio fornire al cliente l'opportunità di vedere, raffrontare
o provare comodamente i prodotti.
L'utilizzo del termine "prodotti" come sinonimo di "beni" andrebbe evitato nelle
decisioni della Divisione Opposizione.
2.2.
Determinazione della definizione letterale dei prodotti e servizi da
prendere in considerazione
2.2.1.
La corretta versione linguistica delle specificazioni
Preliminarmente, occorre individuare il corretto tenore delle specificazioni da
prendere in considerazione.
2.2.1.1. Marchi comunitari
Una domanda di marchio comunitario è pubblicata in tutte le lingue ufficiali
della Comunità europea (articolo 116, paragrafo 1, RMC). Analogamente,
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 5
Identità
tutte le iscrizioni nel registro dei marchi comunitari vanno effettuate in tutte
queste lingue (articolo 116, paragrafo 2, RMC). Le pubblicazioni, sia delle
domande sia delle iscrizioni nel registro, hanno luogo nel Bollettino dei marchi
comunitari (regola 85, paragrafi 1 e 2, REMC).
Nella pratica, possono occasionalmente verificarsi discrepanze tra:
-
la traduzione del tenore della specificazione di un marchio comunitario
(domanda o registrazione) pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari,
il tenore originale quale è stato depositato.
Nel caso in cui vi sia una tale discrepanza, la versione dell'elenco di prodotti e
servizi che prevale è:
– se la prima lingua in cui è stata presentata la domanda non è una delle
cinque lingue dell'Ufficio, il testo nella seconda lingua indicata dal richiedente
(v. articolo 116, paragrafo 3, RMC);
- se la prima lingua è una lingua dell'Ufficio, il testo nella prima lingua.
Quanto precede si applica a prescindere dal fatto che il marchio comunitario
(o la domanda di marchio comunitario) sia il diritto anteriore o la domanda
contestata.
R 203/2001-4 – JET AVIATION/ JET (ES) (06/10/2004)
3091/2000 HOM / XOM (FR)
2.2.1.2. Marchi nazionali anteriori e registrazioni internazionali
In caso di dubbio, prevale la lingua originale e non la traduzione nella lingua
del procedimento ai sensi dell’articolo 115 RMC e della regola 17,
paragrafo 2, REMC.
Per le registrazioni internazionali ai sensi dell’Intesa o del Protocollo di
Madrid, prevale la lingua in cui è stata effettuata la registrazione (francese,
inglese o spagnolo).
2.2.2.
Portata delle specificazioni da considerarsi pertinente
Il raffronto dei prodotti e servizi deve basarsi sulla loro formulazione, quale
indicata nelle rispettive specificazioni. La destinazione effettivamente data o
che si intende dare ai prodotti e ai servizi, non compresa nella specificazione,
è irrilevante ai fini dell’esame.
503/1999 PLENUR (cl. 5) / PLENUM (cl. 5) (EN)
Tuttavia, se la prova dell’uso del marchio anteriore è stata correttamente
richiesta e le prove prodotte sono sufficienti solo per una parte dei prodotti
menzionati nella specificazione, il marchio anteriore si presume registrato solo
per questi prodotti (articolo 43, paragrafo 2, RMC), e quindi l'esame è
circoscritto a tali prodotti.
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 6
Identità
Per contro, l'articolo 43, paragrafi 2 e 3, RMC non è diretto a valutare il
successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un'impresa,
né a riservare la tutela dei marchi solamente ai loro sfruttamenti commerciali
rilevanti sotto il profilo quantitativo (sentenza del Tribunale di primo grado 14
luglio 2005, causa T-126/03, Aladin/Aladdin, punto 42). La nozione di "parte
dei prodotti o dei servizi" non può essere intesa nel senso di tutte le
declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel
senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire
categorie o sottocategorie coerenti (sentenza Aladin/Aladdin, punto 46).
Qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi
sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie
sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione
del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela,
nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la
sottocategoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è
stato effettivamente utilizzato (sentenza Aladin/Aladdin, punto 45). Per contro,
qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo
talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni
significative all’interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria
utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende
necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.
T-126/03 – ALADIN/ ALADDIN (14/07/2005)
Esempio
Allorché è fornita la prova della seria utilizzazione di un marchio in relazione a
un "prodotto per la lucidatura dei metalli consistente in cotone impregnato di
agente lucidante (cotone magico)", vale a dire un "lucido per metalli" inteso
secondo il significato della sottocategoria di prodotti cui si riferisce il marchio
anteriore, l'opponente dimostra adeguatamente che il marchio è stato
seriamente utilizzato per la sottocategoria dei "lucidi per metalli". Questa
descrizione limita la categoria dei prodotti disciplinati dall'accordo di Nizza, sia
in rapporto alla funzione dei prodotti in questione (lucidatura), sia in relazione
alla loro destinazione (per metalli): "prodotti per pulire, lucidare, sgrassare e
abradere" nella classe 3 dell'accordo di Nizza, "prodotti per lavare e
sbiancare; prodotti per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi;
profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici".
Qualora l'opponente dimostri l’esistenza di ragioni legittime per il mancato
uso, saranno posti a raffronto solo quei prodotti o servizi per i quali valgono
tali ragioni legittime.
Inoltre, nel caso del marchio anteriore, sono pertinenti solo i prodotti e servizi
sui quali l’opposizione è correttamente basata. Pertanto, non si terrà conto dei
prodotti e servizi i quali:
-
non possono essere presi in considerazione per motivi di ammissibilità;
non sono stati adeguatamente dimostrati (ad esempio, perché è stata
presentata solo una traduzione parziale della specificazione);
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 7
Identità
-
sono esclusi dal fondamento dell’opposizione o lo sono stati in seguito
a una limitazione .
Analogamente, soltanto quei prodotti e servizi rivendicati nella domanda
impugnata nei cui confronti l’opposizione è rivolta sono presi in
considerazione. Ne consegue che le limitazioni intervenute nel corso del
procedimento, nella specificazione della domanda o nella portata
dell’opposizione o in entrambe limiteranno l’ambito dei prodotti e servizi da
raffrontare.
Inoltre, un’interpretazione letterale del tenore della specificazione può rivelarsi
necessaria al fine di determinare l’ambito dei prodotti e servizi nelle due
specificazioni. Ciò è particolarmente necessario allorché sono utilizzate
espressioni come “in particolare”, “segnatamente” o equivalenti allo scopo di
dimostrare il rapporto intercorrente tra un singolo prodotto e una categoria più
ampia. L’espressione “in particolare” (oppure “ad esempio”, “quali” o altre
equivalenti) significa che i singoli prodotti sono solo esempi di voci comprese
nella categoria e che, quindi, la protezione non è circoscritta ad essi. D’altro
lato, l’espressione “segnatamente” (o “esclusivamente” o altra equivalente) ha
carattere esclusivo e delimita l’ambito della registrazione ai soli prodotti
specificamente elencati.
Ad esempio, nel caso dei prodotti chimici destinati all’industria, segnatamente
materie prime per plastiche, si deve procedere alla comparazione dei prodotti
coperti dall’altro marchio solo con riferimento a materie prime per plastiche.
546/1999 SYS (cl. 1) / SYSTOL (cl.1) (EN)
2.3.
Determinazione del significato della definizione letterale dei prodotti e
servizi da prendere in considerazione
2.3.1.
In generale
Una volta individuata la definizione letterale dei prodotti e servizi da prendere
in considerazione, occorre determinarne il significato.
Talvolta il significato esatto è di immediata evidenza e può essere desunto
dalla specificazione dei marchi, quando una descrizione più o meno
dettagliata dei prodotti e servizi sia frequentemente fornita. Ad esempio, la
voce cinture compresa negli articoli di abbigliamento esclude
automaticamente le cinture di sicurezza o ad uso industriale.
97/1999 MOTOR JEANS (cl.25) / MOTO (cl.25) (EN), confermata dalla
Commissione di ricorso con decisione R 0260/1999-3 (13/04/2000)
In caso di dubbio sull’esatto significato dei termini impiegati nella
specificazione, tali termini vanno interpretati sia alla luce della classificazione
di Nizza, sia muovendo da una prospettiva commerciale.
10/1999 M(cl.39) / M (cl.20, 22, 25) (EN)
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 8
Identità
964/1999 THE GRAY LINE (cl.39) / GREYLINE (cl.18, 25, 28) (EN)
confermata dalla Commissione di ricorso con decisione R 0072/2000-1
(26/07/2001)
Se il significato dei termini in un contesto semantico, in un contesto
commerciale e/o nella classificazione di Nizza differisce, prevale il significato
previsto nella classificazione di Nizza. Ad esempio, l'abbigliamento può
essere o non essere interpretato come comprensivo delle calzature. La
Divisione Opposizione, così come la giurisprudenza della Commissione di
ricorso e del Tribunale di primo grado, non includono le calzature
nell'abbigliamento, per il semplice fatto che le calzature figurano come voce
distinta nella medesima classe 25.
3175/2000, UNDERGROUND,
Underground (fig) (EN)
Underground
Shoes
(fig.)
/
London
1087/2001,
/
, confermata in questo punto dalla
Commissione di ricorso con decisione R 634/2001-1 dell’11.2.2002 e dal
Tribunale di primo grado nella causa T-115/02.
2.3.2.
Uso di termini identici o di sinonimi
L’identità tra i prodotti o servizi in conflitto può essere constatata alla luce
della definizione letterale delle parti di cui trattasi delle specificazioni dei due
marchi, individuata conformemente ai principi enunciati sopra. L’identità è
manifesta allorché i prodotti e servizi a confronto sono descritti in entrambe le
specificazioni negli stessi identici termini.
35/1998 SIENA / LA SIRENA (FR)
Se non è questo il caso, i termini delle rispettive specificazioni vanno
interpretati, per potersi dimostrare che essi sono di fatto sinonimi, ossia che
hanno lo stesso significato. Anche questa interpretazione deve essere
effettuata da un punto di vista commerciale.
Alcuni esempi
Interpretazione dei prodotti o dei servizi
Bicicletta è sinonimo di bici.
1548/2001 DRIVE (fig) / I-DRIVE (EN)
Interpretazione di altri termini impiegati nella specificazione
Il significato delle parole inglesi “articles” e “requisites” è identico. Pertanto,
i prodotti “smokers’ requisites” (nécessaire per fumatori), compresi nella
classe 34, e “smokers’ articles” (articoli per fumatori), anch’essi compresi
nella classe 34, sono identici.
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 9
Identità
1109/2001 EXPRESS / STATE EXPRESS (EN)
Nel dubbio si deve concludere contro l'identità.
2.4.
Il marchio anteriore comprende i prodotti e servizi rivendicati nella
domanda di marchio comunitario
Nel caso in cui nella specificazione del diritto anteriore compaia un termine
generico che abbraccia interamente i prodotti e servizi menzionati nella
domanda impugnata, i prodotti e servizi sono identici.
Autovetture nonché loro parti e accessori (domanda di marchio comunitario)
sono stati considerati compresi in veicoli a motore terrestri e loro parti e
accessori (diritto anteriore) e conseguentemente ritenuti identici.
R 969/2000-1 S-TYPE / S-CLASS (EN)
Pasta (specificazione del richiedente) designa uno qualsiasi dei numerosi e
multiformi preparati alimentari a base di farina e acqua, come ad esempio
spaghetti, e rientra pertanto nella categoria generale dei preparati a base di
cereali (protetti dal marchio dell’opponente). I prodotti in conflitto sono stati
pertanto ritenuti identici.
1769/2001 MEGABITE/MEGABITE (fig) (EN)
2.5.
La domanda di marchio comunitario comprende i prodotti e servizi del
marchio anteriore
Se uno o più prodotti e servizi specificamente designati nel marchio anteriore
sono coperti da un termine generico impiegato nella domanda di marchio
comunitario, i prodotti e servizi devono essere considerati identici, a meno
che:
- il richiedente limiti l'elenco,
- l'Ufficio possa suddividere l'elenco.
Se il richiedente non specifica né limita l’elenco, o lo fa in modo insufficiente,
l’Ufficio tratta l’ampia formulazione della domanda come un tutto unico,
respingendola integralmente.
Esempio
La domanda di marchio comunitario riguarda articoli di abbigliamento, il
marchio anteriore protegge i jeans.
R 0260/1999-3 MOTO / MOTOR (fig) (EN)
Una categoria definita in termini più ampi comprende un numero indefinito di
prodotti e servizi, che possono essere praticamente impossibili da identificare.
Anche in questo caso l'Ufficio non può suddividere l'elenco.
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 10
Identità
Pertanto, se l'elenco non viene limitato da chi richiede il marchio comunitario,
la divisione Opposizione deve sempre considerare identici i prodotti e servizi.
Conseguentemente, la prassi da seguire in tale ambito è di considerare
identici i rispettivi prodotti "in quanto il prodotto specifico (X) è compreso nella
categoria generale (X+)".
1123/1999 SETTIMA / CERTINA (EN)
1271/2000 NP / NATIONAL POWER (EN)
Solo se alcuni degli specifici prodotti e servizi compresi nella categoria
generale, ad esempio una voce di un titolo, siano altresì elencati
autonomamente nella domanda di marchio comunitario si rende necessario
estendere ulteriormente l’esame. In siffatte ipotesi, il risultato di ogni singola
comparazione non dipende dall’accertamento relativo alla categoria generale
e una identità può venire esclusa se alcuni dei prodotti autonomamente
elencati nella domanda di marchio comunitario non sono identici ai prodotti
tutelati dal marchio anteriore.
Esempio
La domanda di marchio comunitario riguarda i veicoli (categoria generale)
nonché autobus, aeroplani, treni (compresi in veicoli), ad esempio nel
seguente modo: “veicoli, autobus, aeroplani, treni”. Se il marchio anteriore
tutelava gli autobus, l’identità è constatata rispetto a veicoli e ad autobus, ma
non per gli aeroplani o i treni.
Sorge il problema del modo di procedere nella comparazione dei prodotti e
servizi allorché l’elenco della domanda di marchio comunitario consiste in una
categoria generale alla quale prodotti e servizi non sono aggiunti
separatamente dalla categoria generale, ma solo a titolo di esemplificazioni di
quest’ultima. Per tale situazione, l’esempio di cui sopra può essere modificato
in modo tale che la specificazione della domanda di marchio comunitario
reciti: “veicoli, in particolare autobus, aeroplani, treni”. Il marchio anteriore,
come nell’esempio di cui sopra, è protetto per autobus.
La prassi della Divisione Opposizione al riguardo è la seguente: tutti i prodotti
specificati (autobus, aeroplani, treni) rientrano nella categoria generale
(veicoli). Se la domanda è respinta per la categoria generale, è respinto
anche il resto dei prodotti specificati (autobus, aeroplani e treni). Il richiedente
il marchio comunitario può tuttavia evitare tale risultato sopprimendo la
categoria generale “veicoli”, l’indicazione “in particolare” e la categoria
specifica “autobus”.
2.6.
Una specificazione comprende i prodotti e servizi dell'altra e la
specificazione più ampia utilizza tutte le indicazioni del titolo di una
classe o parte di esse
Non si applicano principi diversi, allorché la formulazione della specificazione
consiste nel titolo della classe previsto dalla classificazione di Nizza, ovvero in
una o più indicazioni che la compongono. L’Ufficio non è contrario all’uso di
un titolo di classe o di una o più delle sue indicazioni generiche, in quanto
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 11
Identità
troppo vaghe o indeterminate, e ciò contrariamente alla prassi in uso presso
alcuni uffici nazionali dell’Unione europea e di paesi terzi riguardo ad alcune
delle indicazioni generali del titolo della classe o rispetto al titolo considerato
nel suo complesso.
L’Ufficio interpreta la portata del titolo o di parti di esso nelle specificazioni per
quanto riguarda i marchi comunitari nel modo presentato qui di seguito.
Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono la totalità
dei prodotti e servizi. Di conseguenza, l’uso di tutte le indicazioni generali
enumerate nel titolo di una determinata classe costituisce una rivendicazione
per tutti i prodotti o servizi rientranti in quella stessa classe.
Analogamente, l’uso di una determinata indicazione generale in
un titolo abbraccia tutti i singoli prodotti e servizi rientranti in tale
indicazione generale e correttamente classificati nella stessa classe. Ad
esempio, l’uso dell’indicazione generale “prodotti farmaceutici e
veterinari”, di cui alla classe 5, include tutti i prodotti farmaceutici
indipendentemente dalla loro composizione o indicazione.
Inoltre, nel caso in cui non sia evidente l’appartenenza di
determinati prodotti e servizi a una delle molte indicazioni generali, un
ausilio è nondimeno offerto da un ragionamento, basato sulla
classificazione per ottenere la corretta attribuzione alla classe. Ad
esempio, “software per computer” va classificato nella classe 9, avuto
riguardo alla presenza in tale classe dell’indicazione generale “corredo
per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici”, essendo
il software per computer considerato direttamente correlato agli
apparecchi o alle attrezzature corrispondenti. Pertanto, quando una
specificazione contiene “corredo per il trattamento dell’informazione e
gli elaboratori elettronici” come indicazione generale, ciò si considera
comprendere altresì il software per computer. D’altro lato, quando una
specificazione enumera indicazioni generali comprese nella classe 9, ma
non “corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori
elettronici”, il software per computer non si considera rientrare in tale
specificazione.
Il principio secondo cui l’uso del titolo di una determinata classe implica
che vi siano compresi tutti i prodotti e servizi rientranti in tale classe
comporta come conseguenza che, se il marchio anteriore rivendica il
titolo della classe e la domanda di marchio comunitario più recente
contiene prodotti o servizi che siano stati correttamente classificati in
quella stessa classe, tali prodotti e servizi sono identici a quelli tutelati
dal marchio anteriore.
Nella situazione opposta (il marchio anteriore rivendica un termine
specifico che rientra nella classe e la domanda più recente rivendica il
titolo della classe) si ha un'identità in relazione al termine specifico e si
applica il precedente punto 2.5 (rifiuto integrale salvo che l'elenco venga
limitato).
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 12
Identità
Se la specificazione non include tutte le indicazioni generali di un
determinato titolo, ma soltanto alcune di esse, l’identità può essere
riscontrata solo se la voce specifica ricada nella indicazione generale.
Ad esempio, se il marchio successivo riguarda “software per computer” e
il marchio anteriore protegge “corredo per il trattamento
dell’informazione e gli elaboratori elettronici”, o se il marchio anteriore
protegge “prodotti farmaceutici” e il marchio successivo riguarda un
medicinale specifico, i prodotti sono identici.
3.
Identità dei segni
3.1.
Identità in senso stretto
La nozione di identità va interpretata in senso stretto per quanto attiene ai
segni.
Tale principio è stato confermato dalla Terza Commissione di ricorso, nella
decisione adottata nel procedimento R-1/2000-3 del 19.06.2002, Arthur et
Felicie. La Commissione ha statuito che la nozione di identità va definita
tenendo conto dello scopo dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC,
tenendo presenti la natura e gli effetti dei diritti conferiti dal marchio
comunitario. La CdR ha rilevato che la tutela offerta da questa disposizione
ha carattere assoluto e non condizionato dall’esistenza di un rischio di
confusione, né richiede la presa in considerazione degli elementi dominanti
del segno.
Alla luce di questa protezione automatica ed assoluta, la CdR ha concluso
che la nozione di ‘identità’ va interpretata in senso stretto, al fine di rispettare
la distinzione operata dal regolamento base tra il motivo di cui all’articolo 8,
paragrafo 1, lettera), RMC e quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMC.
Non vengono svolte ulteriori considerazioni nella sentenza della Corte di
giustizia 20 marzo 2003, causa C-291/00, Arthur et Félicie, nella quale si
dichiara (punto 53) che "non essendo la percezione di un'identità fra il segno
e il marchio il risultato di un confronto diretto di tutte le caratteristiche degli
elementi di confronto, differenze insignificanti tra il segno e il marchio possono
passare inosservate agli occhi di un consumatore medio" e (punto 54) che "
l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che un
segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte,
tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato
complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter
passare inosservate agli occhi di un consumatore medio".
D'altra parte, "le differenze talmente insignificanti da poter passare
inosservate" devono di fatto essere messe da parte quando si valuta l'identità.
Nondimeno, nell'applicare tale principio, la nozione di "differenze
insignificanti" deve essere interpretata in senso stretto in modo da non
rendere indistinta la differenza tra identità e somiglianza.
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 13
Identità
3.2.
Marchi denominativi
Due marchi sono identici se sono entrambi marchi denominativi e coincidono
esattamente nella sequenza di lettere o numeri.
Sono marchi denominativi i marchi che consistono in lettere, numeri o altri
segni riprodotti in caratteri tipografici standard usati dal rispettivo ufficio. Ciò
implica che, rispetto a questi marchi, non viene rivendicato alcun elemento o
aspetto figurativo. Se entrambi i marchi vengono registrati come marchi
denominativi, i caratteri tipografici effettivamente usati dal rispettivo ufficio nel
Bollettino è irrilevante. Le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole
sono irrilevanti.
La differenza di una singola lettera è sufficiente per escludere l'identità.
314/2000
2454/2000
44/1999
1525/1999
3.3.
EN
EN
EN
EN
SEMCO
SAVANNAH
TELIA
NOVALLOY
Semco
savannah
teeli
NOVALOY
Identici
Identici
Non identici
Non identici
Marchi figurativi
Poiché l'identità parziale non è accettata, qualsiasi elemento aggiuntivo, sia
pure banale o secondario, è sufficiente per escludere che i marchi siano
identici, indipendentemente dal fatto che l'elemento aggiunto sia una parola,
un emblema o una combinazione di questi ultimi.
In particolare, l'identità è esclusa se uno dei marchi:
consiste in caratteri tipografici distintivi quali, ad esempio, caratteri
manoscritti, di modo che l'aspetto complessivo del marchio denominativo si
muti in quello di un marchio figurativo,
consiste in un carattere tipografico standard su uno sfondo figurativo
(colorato)
consiste in caratteri tipografici standard rappresentati in lettere
colorate, e l'altro marchio è un marchio denominativo.
Assenza di identità:
31/1998
EN
92/2001
FR
1270/1999
IT
2455/2000
EN
BURGO
EPOCA
SAVANNAH
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 14
Identità
204/2001
ES
RENOVA
II
IDENTITÀ IN QUANTO IMPEDIMENTO
1.
Relazione con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC
Nel caso in cui l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC sia l’unico
impedimento fatto valere e un’identità tra i segni e/o tra i prodotti non possa
essere accertata, l’opposizione va in ogni caso presa in esame sotto il profilo
del rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, in
quanto gli impedimenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, RMC si considerano
così intimamente connessi che se un opponente fa valere l’identità si
presume che faccia valere anche il rischio di confusione e viceversa.
Per contro, se l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC è l'unico impedimento
che viene fatto valere e viene constatata una duplice identità, l'opposizione
verrà accolta sotto il profilo dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC, senza
ulteriori analisi dei fattori che influenzano la valutazione globale del rischio di
confusione, come l'utilizzo del marchio anteriore.
Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC quale motivo di opposizione
abbraccia di fatto l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC e viceversa.
2.
Struttura delle decisioni di opposizione
Riguardo alla struttura delle decisioni di opposizione, tutto ciò ha le seguenti
conseguenze:
- qualora venga constatata la duplice identità, l'opposizione va accolta in base
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC e non è necessario effettuare
ulteriori analisi sotto il profilo dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.
- Quando non sussiste una duplice identità (cioè viene constatata un'identità
solo dei segni o solo dei prodotti o non vi è alcuna identità), la decisione della
Divisione Opposizione partirà dall'analisi ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMC. Se l'opposizione viene accolta, l'analisi ex articolo 8, paragrafo 1,
lettera a), RMC è superflua. Se l'opposizione viene respinta, l'articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), RMC è logicamente quello che meno trova
applicazione.
Ciò vale a prescindere da quale dei due motivi [articolo 8, paragrafo 1,
lettera a) e/o articolo 8, paragrafo 1, lettera b)] sia stato espressamente
invocato dall'opponente.
Direttive sull’opposizione, Parte 2, Capitolo 1
Pagina 15