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Sentenza n. 8711/2015 pubbl. il 15/07/2015
RG n. 72197/2011
Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marina Tavassi
Presidente
Dott. Paola Maria Gandolfi
Relatore
Dott. Alima Zana
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 72197/2011 R.G. promossa da:
CSG SRL (c.f. 12495920154 ), con il patrocinio degli avv. LAMERI BEATRICE e ,
ATTRICE
contro:
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http://bit.ly/2cifyy4
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Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GANDOLFI PAOLA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 68067
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee
REPUBBLICA ITALIANA
RG n. 72197/2011
Repert. n. 7492/2015 del 15/07/2015
AURORA 2004 SRL (C.F. 03236170167 ), con il patrocinio dell’avv. ROCCA
CHIARA e MEZZENA LAURA (MZZLWN76R54F205Y) VIA LAMARMORA 33
20122 MILANO;
Conclusioni delle parti:
per l’attrice:
Nel merito:
1) accertare, dichiarare che la vendita da parte di AURORA 2004 S.r.l., ora
con sede legale in via F.lli Galliari n. 13 - 24047 TREVIGLIO (BG)
presso il punto vendita <Zadi Andrew’s Ties>, delle camicie con marchio
“BONINI” e “M.Y.S.”, “Italea Of Italy” e “GARUFFO” ed, in generale,
di camicie con marchi di terzi produttori (diversi da CSG s.r.l.)
costituisce uso non autorizzato ed indebito del marchio registrato <Zadi
Andrew’s Ties>, in violazione dell’art. 20 e 23, comma 3, C.P.I; nonchè
2) accertare, dichiarare che la AURORA 2004 S.r.l è responsabile di
concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, co 1°, 2° e 3° cod. civ., nei
confronti della CSG S.r.l.; nonché
3) condannare AURORA 2004 S.r.l al risarcimento dei danni patrimoniali e
di immagine, patiti e patiendi dalla CSG S.r.l., nonché il danno morale di
quest’ultima, da valutarsi e liquidarsi, anche in via equitativa dal
Giudice, per la violazione dei propri diritti sul marchio <Zadi Andrew’s
Ties>, nonché per gli atti di concorrenza sleale posti in essere a suo
danno; nonchè
4) ordinare la pubblicazione dell’emanando provvedimento, in caratteri
doppi del normale, a cura della attrice e a spese della convenuta, sul
“Corriere della Sera” e “la Repubblica” per due volte e nelle forme
ritenute di giustizia; nonchè
5) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi al procuratore
antistatario, anche con riferimento a quelli di cui alla fase cautelare
(ricorso e reclamo) che si chiede che vengano liquidati in sede di merito.
In via istruttoria
1) ordinare, ai sensi dell’art. 210 Cod. Proc. Civ., ad AURORA 2004 S.r.l
l’esibizione e la produzione delle proprie scritture contabili, documenti e
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CONVENUTA
registri contabili (fatture di acquisto e di vendita, documenti di trasporto,
bolle doganali, ricevute, ordinativi e qualsiasi altro documenti utile), i
propri documenti commerciali (listini prezzo, scambio di corrispondenza
commerciale con fornitori e clienti) e promo - pubblicitari relativi ai
prodotti in questione alla data del provvedimento di esibizione del
Giudice al fine anche di individuare e quantificare il numero di camicie
non marchiate <Andrew’s Ties> (di produttori terzi) acquistate e
commercializzate da AURORA 2004 presso il punto vendita di Treviglio
(BG) e determinare l’importo dovuto a CSG S.r.l a titolo di risarcimento
dei danni per la violazione del proprio diritto di privativa industriale e per
la concorrenza sleale posta in essere a suo danno;
2) ordinare ad AURORA 2004 S.r.l di comunicare le informazioni relative
all’identità di terzi coinvolti nella contraffazione e nella concorrenza
sleale, circa le quantità acquistate e commercializzate, ordinate, nonché il
prezzo dei prodotti, ai sensi dell’art. 121 bis CPI;
3) disporsi CTU contabile sulle scritture contabili, documenti e registri, sui
documenti commerciali e promo - pubblicitari al fine di individuare il
numero di camicie non originali (articoli non marchiati <Zadi Andrew’s
Ties>) acquistate, e commercializzate da AURORA 2004 e quantificare
il risarcimento dei danni dovuto a CSG S.r.l. per la violazione del proprio
diritto di privativa industriale.
4) disporsi ex art 121 bis Codice della Proprietà Industriale l’interrogatorio
formale del legale rappresentante della AURORA 2004 S.r.l. sui seguenti
capitoli per interrogatorio:
a) “riferisca l’interrogato il nome e l’indirizzo dei venditori (grossisti e
produttori) ed di ogni altro soggetto coinvolto nella produzione e
commercializzazione delle camicie contestate e di camicie di
produttori diversi da CSG presso il punto vendita <ZADI ANDREW’S
TIES> di Treviglio (BG) ”;
b) “riferisca l’interrogato per ciascuno dei soggetti indicati alla sub lett.
a) la quantità di camicie di cui in narrativa acquistate e
commercializzate presso il punto vendita <ZADI ANDREW’S TIES>
di Treviglio (BG) ed il prezzo praticato”;
c) “riferisca l’interrogato, rispetto alle camicie contestate di cui in
narrativa le seguenti informazioni:
- data della prima commercializzazione presso il punto vendita
<ZADI ANDREW’S TIES> di Treviglio (BG);
- quantità vendute a partire dalla data indicata al punto che
precede fino ad oggi;
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occorse nel tempo e le differenze di prezzo”.
Inoltre, si formulano i seguenti capitoli di prova per testi:
1. Vero che le camicie <M.K.S.> e <BONINI> che si rammostrano al teste
sub doc. n. 8 sono state acquistate presso il negozio <Zadi Andrew’s
Ties> di Treviglio (BG), gestito da AURORA 2004 S.R.L., XXV Aprile
2, 24047 Treviglio;
2. Vero che le camicie sub punto 1) le venivano consegnate all’interno del
sacchetto originale <Zadi Andrew’s ties>, unitamente al materiale
promozionale originale Zadi Andrew’s ties> che si rammostrano al teste
sub docc. nn. 8 e 9;
3. Vero che - in relazione alle camicie sub punto 1) e 2) le veniva rilasciato
lo scontrino fiscale che si rammostra al teste sub doc. n. 8, con impresso
il marchio <Zadi Andrew’s ties> e l’indicazione della società AURORA
2004 S.r.l.;
4. Vero che la camicia <M.K.S.> che si rammostra al teste sub doc. n. 11 é
stata acquistata presso il negozio <Zadi Andrew’s Ties> di Treviglio
(BG), gestito da AURORA 2004 S.R.L., XXV Aprile 2, 24047 Treviglio;
5. Vero che la camicia sub punto 4) le veniva consegnata all’interno del
sacchetto originale <Zadi Andrew’s ties>, che si rammostra al teste sub
doc. n. 11;
6. Vero che in relazione all’acquisto delle camicie sub punto 4) e 5)
AURORA 2004 S.r.l.le rilasciava lo scontrino fiscale che si rammostra al
teste sub doc. n. 11, con impresso il marchio <Zadi Andrew’s ties> e
l’indicazione della società AURORA 2004 S.r.l.;
7. Vero che presso il punto vendita <Zadi Andrew’s ties> di Treviglio
(BG), gestito da AURORA 2004 S.r.l., XXV Aprile 2, 24047 Treviglio,
in data 28.10.11, erano esposte e commercializzate camicie con marchio
“BONINI”, “M.K.S” e “GARUFFO”;
8. Vero che sulla scaffalatura su cui erano esposte e collocate le camicie a
marchio “BONINI” e “M.K.S.” era presente, al suo centro, un cartellino
prezzi con impresso il marchio <ZADI ANDREW’S TIES> e la dicitura
“camicie 20,00”, come risulta dalla fotografia sub doc. n. 5;
9. Vero che le fotografie sub doc. n. 5 riproducono la vetrina e l’insegna del
punto vendita <Zadi Andrew’s ties> di Treviglio (BG) gestito da
AURORA 2004 S.R.L., gli espositori ivi presenti, lo zerbino presente
all’ingresso del punto vendita e le scaffalature presenti al suo interno alla
data del 28.10.11;
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- prezzo unitario praticato indicando le variazioni di prezzo
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esterne del punto vendita <Zadi Andrew’s ties> di Treviglio (BG) al
28.10.11;
11. Vero che la dichiarazione sub doc. n. 7 (o nel caso del teste Zanardi, sub
doc. n. 10) è stata da Lei resa;
12. Vero che nel novembre 2010 Lei verificava che presso il punto vendita
<Zadi Andrew’s ties> di Treviglio (BG) venivano commercializzate
camicie contraddistinte con marchi diversi da <ZADI ANDREW’S
TIES> di società concorrenti di CSG;
13. Vero che le camicie sub doc. n. 12) venivano commercializzate nel corso
della sua verifica (cap. sub 12) in abbinamento a buste e materiale
promozionale <ZADI ANDREW’S TIES>;
14. Vero che il punto vendita <Zadi Andrew’s ties> di Treviglio (BG)
all’epoca della sua verifica sub cap. 12) presentava le caratteristiche di
cui alle fotografie sub doc. n. 5);
15. Vero che all’interno del negozio le vetrine e gli allestimenti erano tutti
contraddistinti dal marchio dell’attrice;
16. Vero che le camicie vendute, nell’esercizio commerciale della convenuta,
venivano riposte in confezioni riportanti il marchio <Andrew’s ties>;
17. Vero che le camicie nell’esercizio commerciale della convenuta erano
contraddistinte dal cartellino prezzi <Zadi Andrew’s ties>;
18. Vero che ogni scontrino battuto dalla cassa riportava il marchio
<Andrew’s ties>;
19. Vero che la convenuta abbinava il marchio <Zadi Andrew’s ties> a
prodotti di concorrenti;
Si indicato a teste:
- sui capitoli nn. 1-2-3-7-8–9-10-11 il signor Luca Sandri, Viale Regina
Margherita n. 5 Milano (MI);
- sui capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 il Sig. Carlo Zanardi, Vicolo Verdi 3,
24055 Cologno al Serio (BG);
- sui capitoli nn. 12, 13, 14 il sig. Sergio Minniti, Villa d’Almè (BG), via
San Faustino n. 14;
- su tutti i capitoli dedotti (da n. 1 a 19)la sig.ra Castelli Monica c/o
Camicie e Dintorni snc, con sede in Treviglio (BG), via XXV Aprile n.
2
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova della controparte, si chiede di
essere ammessi alla prova diretta e contraria sui capitoli avversi ed a quella indiretta sui
cap. 15, 16, 17, 18, 18, 19 con i propri testi.
Per la convenuta, v. verbale dell’udienza del 4/3/15
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10. Vero che il video sub doc. n. 6 riproduce le caratteristiche interne ed
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 21/11/11 CGS s.r.l. chiamava in giudizio AURORA 2004 s.r.l. per
sentire accertare che la vendita da parte della convenuta, presso il punto vendita “Zadi
Andrew’s Ties”, di camicie a marchi di terzi produttori costituisce uso indebito del
marchio di cui è titolare l’attrice.
L’atto veniva notificato a mezzo del servizio postale presso la sede della convenuta e
non ritirato nel termine di dieci giorni.
Effettuata l’ammissione delle prove richieste dall’attrice, all’atto della notifica
dell’interrogatorio, si costituiva la convenuta, rilevando la nullità della notifica nei suoi
confronti.
All’udienza del 3/2/13 il G.I., rilevato che la notifica ex art. 8 L. 890/82 va considerata
equivalente a quella ex art. 140 c.p.c. -non prevista dall’art. 145 c.p.c.- rimetteva la
convenuta in termini ed autorizzava lo scambio di memorie ex art. 183,VI c.p.c.
Ammesse ed esperite le prove dedotte, all’udienza del 4/3/15 la causa veniva rimessa in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va condiviso il provvedimento di rimessione in termini della parte
contumace, per la nullità della notifica effettuata il 21/11/11 presso la sua sede, nelle
forme di cui all’art. 8 L. 890/82, parificabili a quelle di cui all’art. 140 c.p.c. (cfr. Cass.
18762/11 ord.)
Infatti la notifica alla persona giuridica presso la sua sede ex art. 145 c.p.c. è valida
purchè effettuata mediante consegna di copia al legale rappresentante o a persona
abilitata a ricevere il piego. In assenza di tali soggetti, l’art. 145 c.p.c. non autorizza la
notifica nelle forme di cui all’art. 140 o 143 c.p.c., imponendo la notifica alla persona
che abbia la rappresentanza legale, nelle forme di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
Regolarmente effettuata la fase istruttoria nel contraddittorio, nel merito pare al
Tribunale che le doglianze dell’attrice si siano rivelate fondate.
C.G.S. è titolare del marchio italiano “Zadi Andrew’s Ties” (n. 710745, rinnovato ai n.
1271330 e n. 1275322) per la classe 25, limitatamente alle camicie, calze, boxer, intimi
e da bagno, costumi da bagno per uomo, donna e bambino (in forza di cessione parziale
in data 24/7/02).
La convenuta gestiva, all’epoca dei fatti contestati, un esercizio di vendita al pubblico,
anche dei prodotti legittimamente contrassegnati dal marchio in questione.
Innanzitutto, è risultata priva di supporti probatori l’allegazione attorea che si trattasse di
un negozio “monomarca”, per assenza di un patto contrattuale in tal senso (franchising,
licenza non esclusiva o altro), rivestendo Aurora la semplice qualifica di rivenditore
autorizzato.
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Tuttavia, pare al Collegio che le modalità di commercializzazione dei capi di vestiario
da parte della convenuta sia stata effettuata con modalità tali da violare i diritti di
privativa dell’attrice.
Infatti, le prove testimoniali hanno confermato che le camicie a marchi differenti da
quello di cui si discute, prodotte da società terze, venivano offerte in vendita su
espositori contrassegnati “Zadi Andrew’s Ties”, il relativo prezzo era manoscritto su
cartelli -posti sugli scaffali- predisposti con il marchio attoreo, ed erano collocate spesso
insieme a quelle di provenienza attorea. Vetrofanie, zerbino, sacchetti confezione e
persino lo scontrino fiscale, tutti contenenti esclusivamente il marchio in questione,
avvaloravano che ci si trovasse in presenza di un negozio “monomarca”, che offriva
esclusivamente prodotti provenienti dall’organizzazione imprenditoriale dell’attrice.
Le circostanze che precedono sono state confermate dal teste Zanardi, che ha realizzato
le fotografie ed il video prodotti in causa nel negozio di Treviglio gestito da Aurora
(docc. 5 e 6).
La stessa teste Castelli, commessa del negozio di Treviglio, pur affermando che le
camicie presentate con il prezziario “Anderw’s Ties” sono solo quelle originali, mentre
le altre avevano il prezzo sul cartellino individuale, ha confermato quanto risulta dal
video sub. 6 (mostratole nel corso della deposizione). Nelle riprese, le camicie di altre
marche sono esposte sulle stesse scaffalature e l’unico cartello indicatore del prezzo
(comune a tutte) è quello contenente il marchio oggetto di causa.
Nei fatti, quindi, la convenuta, pur non avendo alcun vincolo contrattuale che le
impedisse di vendere prodotti di terzi produttori, ha scelto modalità di
commercializzazione tali da indurre il pubblico a ritenere di trovarsi in una rivendita
esclusivista dei capi “Zadi Andrew’s Ties”, alla cui organizzazione produttiva andavano
ricondotte anche le camicie con marchi differenti (che ben potevano contrassegnare altre
linee della medesima provenienza imprenditoriale).
Siffatta scelta è certamente tale da determinare un rischio di confusione sulla
provenienza dei beni, anche e soprattutto sotto il profilo del rischio di associazione,
inteso come probabile errore del pubblico circa l’ esistenza di rapporti contrattuali o di
gruppo fra la titolare del marchio ed i terzi produttori di camicie “M.Y.S”, “Bonini”,
“Garuffo” e “Tollegno”. Tale rischio risulta amplificato dalla presenza di arredi e
modulistica esclusivamente riferiti al marchio attoreo, che inducono a ritenere tutti i
prodotti esposti come espressione della medesima fonte imprenditoriale o di un rapporto
di licenza concesso dall’ odierna attrice. Invero, la semplice esistenza del cartellino
prezzo e della targhetta interni, con il segno dell’effettivo produttore, non esclude
siffatto rischio di confusione e di associazione, ben potendo, come detto, essere
percepito solo come espressione di diverse denominazioni di linee stilistiche destinato a
contrassegnare altre camicie del medesimo produttore.
L’usurpazione del segno di CGS non è invero avvenuto mediante utilizzazione dello
stesso sul medesimo prodotto, bensì attraverso modalità di commercializzazione
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confusorie e dirette ad un indebito agganciamento, di cui è esclusivamente responsabile
la convenuta.
Ci si trova quindi di fronte ad una palese violazione dei diritti della titolare del marchio
ex art. 20 CPI, inteso tanto nella sua principale funzione di indicatore di origine, che
come veicolo di un messaggio ai consumatori.
In proposito, pare al Tribunale che sia necessario riguardare al segno non sotto il profilo
della lecita privativa conferita nei confronti dei concorrenti, ma sotto quello (ormai
preponderante) di strumento di comunicazione e di relazione tra il titolare ed il pubblico
dei consumatori. Accanto alla tradizionale funzione di indicatore di origine, il marchio
ha infatti una funzione “pubblicitaria”, che veicola informazioni sull’ immagine, qualità
e reputazione dell’ impresa, dei suoi prodotti e dei servizi che è in grado di fornire alla
clientela, garanzia di determinati standard produttivi e commerciali (funzione che viene
lesa in caso di usurpazione, indipendentemente dalla presenza nei prodotti resi
confondibili di analoghe qualità in concreto).
Siffatte considerazioni, esimono dall’esame approfondito del profilo di violazione
dell’art. 20 lett. c) CPI, sul presupposto che le modalità di commercializzazione
prescelte dalla convenuta le consentirebbero di trarre indebitamente vantaggio dalla
rinomanza dei segni dell’ attrice e contemporaneamente ne pregiudicherebbero la forza
distintiva e la capacità di essere portatore di un messaggio rilevante nel giudizio del
pubblico (che non si esaurisce nella sola indicazione di origine), sfruttandone le
potenzialità evocative.
Ora, il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta
necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia
conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi
contraddistinti (CG 14/7/99 General Motors), requisito da valutarsi tenuto conto della
quota di mercato detenuta dal marchio, dell’ intensità ed estensione geografica e della
durata del suo uso, nonchè dell’ entità degli investimenti realizzati per promuoverlo (cfr.
Cass. 21086/05). Le norme comunitarie (e poi quelle nazionali) hanno inteso, come
detto, tutelare il diritto esclusivo sul segno come elemento attrattivo e comunicazionale,
impedendone l’ appropriazione ogni volta che questa possa determinare, in via
alternativa, un indebito vantaggio per l’ usurpatore o in pregiudizio al titolare.
Esistono tuttavia vari livelli di rinomanza, che va dai segni noti alla generalità della
popolazione a quelli solo largamente accreditati presso un segmento del pubblico dei
consumatori, cui si accompagnano diverse estensioni della tutela, al di là dell’ ambito
merceologico e del rischio di confusione in senso stretto (dovendo ritenersi sufficiente
un ingiustificato agganciamento, che consenta di collocarsi sul mercato sfruttando le
valenze evocative del segno rinomato).
La diverso livello di rinomanza incide sull’ onere della prova, ben potendo, in caso di
segni notori, farsi ricorso anche alle nozioni di comune esperienza, mentre risulta
necessario, a livelli più bassi di conoscenza del pubblico, fornire una prova più
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compiuta, attraverso indagini di mercato o dimostrando l’ entità della promozione
pubblicitaria e la penetrazione della stessa.
Siffatta prova, a carico dell’attrice, è del tutto mancata in questa sede, in cui certamente
non può farsi ricorso al notorio.
Considerata la condotta contraffattorio-usurpativa, le doglianze relative agli illeciti
concorrenziali, fondate sui medesimi fatti costitutivi, risultano assorbite dal
riconoscimento della tutela assoluta ex art. 20 CPI
Ora, rilevato che la convenuta non aveva alcun vincolo di vendere solo prodotti di
provenienza dall’attrice e che solo le modalità di vendita, con effetti confusori e di traino
per le altre camicie (per il resto legittimamente commercializzabili all’interno del
negozio di Treviglio) sono risultate illecite, e considerato altresì che nulla depone nel
senso che i prodotti di terzi avessero qualità inferiore, le conseguenze risarcitorie
debbono, secondo il Collegio essere riguardate solo sotto il profilo dell’approfittamento
dell’effetto attrattivo del marchio attoreo e del correlativo depauperamento.
Ai fini liquidativi va considerato che non risulta provata la durata della condotta illecita,
posto che l’accertamento da parte dell’attrice è avvenuto nell’ottobre del 2011 e che
l’esercizio è stato ceduto il 11/11/11 alla società della teste Castelli (nè, al di là della
legittimazione passiva, risulta contestato che, di conseguenza, la commercializzazione
abbia mutato modalità).
Tuttavia la stessa teste Castelli, nel riferire le modalità di vendita sembra dare per
implicito un uso di una qualche durata nel tempo, sicchè il Tribunale ritiene di poter
liquidare, ex art. 1226 e 125,II CPI il danno in euro 10.000,00 in moneta attuale,
comprensivi di interessi ad oggi e su cui decorreranno gli interessi al tasso legale dalla
comunicazione della presente sentenza al saldo effettivo.
Considerata la natura dell’illecito e la sua ridotta diffusione, non pare al Tribunale che
debba essere riconosciuta anche il risarcimento in forma specifica rappresentato dalla
pubblicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e pertanto la convenuta deve essere condannata a
rifondere all’attrice l’importo qui liquidato (tenuto conto anche dell’effettivo valore
della controversia) in euro 4.835,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge, da
distrarsi a favore dell’avv. Beatrice Lameri, anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte CGS s.r.l. nei
confronti di AURORA 2004 s.r.l. ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
A) accerta che la condotta della convenuta costituisce violazione dei diritti di marchio
di titolarità dell’attrice ex art. 20 lett. b) CPI;
B) condanna la convenuta a rifondere all’attrice i danni causati dalla sua condotta,
come sopra quantificati in euro 10.000,00 in moneta attuale, comprensivi di
interessi ad oggi e su cui decorreranno gli interessi al tasso legale dalla
comunicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
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C) conanna la convenuta a rifondere all’attrice le spese di lite, come sopra liquidate
in euro 4.835,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi a
favore dell’avv. Beatrice Lameri, anticipataria.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio del 4/6/15
Il giudice est.
Dott. Paola Gandolfi
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