Il risarcimento del danno per violazione dei diritti di proprietà

Il risarcimento del danno per
violazione dei diritti di proprietà
intellettuale
Avv. Prof. Paola A.E. Frassi
Università degli Studi, Milano
Studio legale Bird & Bird, Of counsel
Alcune considerazioni preliminari…
• Fondazione Rosselli, Rapporto “Innovazione di Sistema
2006”, in collaborazione con il Corriere della Sera
Rank 2006
1
2
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7
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15
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18
19
Paese
Svezia
Finlandia
USA
Danimarca
Olanda
UK
Giappone
Belgio
Canada
Norvegia
Germania
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Francia
Irlanda
Spagna
Italia
Portogallo
Grecia
Russia
Indice di
innovazione di
sistema 2006
7,67
7,47
7,46
7,09
6,76
6,57
6,40
6,30
6,24
6,07
6,00
5,94
5,56
5,24
4,42
3,93
3,86
3,85
3,10
Rank 2005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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19
Paese
Finlandia
Svezia
USA
Danimarca
Canada
Olanda
UK
Belgio
Giappone
Germania
Norvegia
Austria
Francia
Irlanda
Spagna
Portogallo
Italia
Grecia
Russia
Indice di
innovazione
sistema 2005
7,14
6,96
6,79
6,40
5,82
5,54
5,09
5,03
5,02
5,01
4,96
4,84
4,42
3,84
3,26
2,79
2,65
1,76
1,76
Alcune considerazioni preliminari…
• L’Italia si colloca nel gruppo dei paesi “scarsamente
innovativi”
3,10
Russia
Grecia
Portogallo
Italia
Spagna
Irlanda
Francia
Austria
Germania
Norvegia
Canada
Belgio
Giappone
UK
Olanda
Danimarc
USA
Finlandia
Svezia
0,00
3,85
3,86
3,93
4,42
5,24
5,56
5,94
6,00
6,07
6,24
6,30
6,40
6,57
6,76
7,09
7,46
7,47
7,67
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
• Uno dei 28 indicatori dell’indice di innovazione è il livello
di protezione dei diritti di proprietà intellettuale (quadro
normativo, enforcement, efficienza del sistema
giudiziario)
1,20
1,00
1,00
0,80
0,94
0,85
0,99 0,98
0,96
0,95
0,86
0,88
0,86
0,65
0,65
0,96
0,91
0,87
0,73
0,66
0,79
0,60
0,40
0,37
0,20
U
K
U
SA
Au
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nl a
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ag
n
Sv a
ez
ia
0,00
ITALIA
2005 POSIZIONE 2005 2006 POSIZIONE 2006
5,19
17
5,37
17
• L’Italia è, con la Grecia, al penultimo posto seguita solo
dalla Russia.
• Il deficit non è sul piano degli strumenti normativi (oramai
largamente comuni) ma su quello della loro applicazione
concreta.
• Risarcimento del danno caso emblematico
Effettività della tutela ?
Il banco di prova del risarcimento del danno
•
Nello scenario “globale” l’appetibilità dell’Italia per azionare
giudizialmente diritti di PI è molto bassa
•
L’atteggiamento della giurisprudenza nei confronti delle domande di
risarcimento danni è fondamentale per le imprese straniere
•
Allo stato attuale, in Italia la contraffazione è sempre conveniente
(lo rileva Trib. Vicenza, 17.6.2002, GADI 2003, 4502)
•
Rischio massimo per il contraffattore: restituzione (a distanza di
tempo) del vantaggio economico conseguito con l’illecito
•
Limitata efficacia dello strumento risarcitorio se inteso in termini
prettamente compensativi
•
Necessità di valutare con attenzione tutte le componenti del danno
da contraffazione (scopo: funzione dissuasiva)
•
Fondamentale è consentire l’accesso ai dati rilevanti per la prova
del danno (tramite descrizione elementi di prova art. 128 c.p.i., art.
121 c.p.i. e 156 bis l.d.a.)
Il quadro normativo
•
Codice della Proprietà industriale (d.lgs. 30/2005), art. 125 (diritti di
proprietà industriale)
•
Legge sul diritto d’autore (633/1941), art. 158 (diritto d’autore)
•
Direttiva enforcement 48/2004/CE (art. 13) che ha modificato
entrambe le leggi (d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, in G. Uff. 7 aprile
2006, n. 82)
ma si deve rilevare che
•
L’indagine sull’applicazione delle nuove norme è forse prematura
(poche decisioni edite)
Art. 125 c.p.i.
(diritti di proprietà industriale)
1.- Il risarcimento è liquidato secondo le disposizioni degli
articoli:
1223 c.c. Æ lucro cessante + danno emergente
1226 c.c. Æ valutazione equitativa
1227 c.c. Æ concorso del fatto colposo del creditore
tenuto conto:
•
•
•
del mancato guadagno titolare
dei benefici realizzati dal contraffattore
di elementi diversi da quelli economici (danno morale)
2.- La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni
può farne la liquidazione in una somma globale.
In questo caso il lucro cessante è comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei
canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare
del diritto leso (prezzo del consenso)
3.- In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la
restituzione degli utili realizzati dall'autore della
violazione, in alternativa al risarcimento del lucro
cessante o nella misura in cui essi eccedono tale
risarcimento (quindi, sempre)
• Va oltre la direttiva enforcement
• Eccede lo schema dell’arricchimento ingiustificato
• Rischio di applicazioni paradossali
Art. 158 l.d.a.
(diritto d’autore)
1.
Il risarcimento è liquidato secondo le disposizioni degli articoli:
1223 c.c. Æ lucro cessante + danno emergente
1226 c.c. Æ valutazione equitativa
1227 c.c. Æ concorso del fatto colposo del creditore
tenuto conto degli utili del contraffattore
2.
La liquidazione può essere forfetaria in una somma globale sulla
base quantomeno dell’importo che l'autore della violazione
avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto l’autorizzazione
dal titolare del diritto leso (prezzo del consenso)
3.
Sono dovuti altresì i danni non patrimoniali (danno morale)
Quale danno?
DANNO che si dimostra essere
CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA
della contraffazione
(1223 c.c.)
LUCRO CESSANTE
(minor profitto da sfruttamento)
DANNO EMERGENTE
(danno al bene immateriale)
Inesistenza del danno nel caso dei beni sequestrati prima dell’ immissione in
commercio (Trib. Roma, 29.10.2001, GADI 4313 e Trib. Milano, 13.9.2004,
GADI 4833)
Come quantificarlo?
DIRITTI DI PI
DIRITTO D’AUTORE
• LUCRO CESSANTE (pari ev. • LUCRO CESSANTE (pari ev.
almeno al prezzo del consenso)
• DANNO EMERGENTE
• DANNO MORALE
almeno al prezzo del consenso)
• DANNO EMERGENTE
• DANNO NON PATRIMON.
in alternativa o se in eccesso:
UTILI DEL CONTRAFFATTORE
In concreto: brevetti
Lucro cessante
Se il brevetto è USATO dal titolare:
:
•
profitti persi tramite fatturato del titolare (prova agevole)
MA SI DEVONO CONSIDERARE
1. la quota di mercato detenuta dal titolare/presenza di prodotti sostituibili;
e
2. l’andamento del mercato
•
utile del contraffattore (prova non agevole): tramite istanza di
esibizione delle scritture contabili, dei contratti di distribuzione e
vendita, descrizione di elementi di prova (art. 128 c.p.i.) o CTU
contabile e diritto di informazione (art. 121 bis cpi)
MA SI DEVE CONSIDERARE
che il contraffattore può dimostrare che il vantaggio conseguito dalla
contraffazione è minimo (rilevanti costi variabili), il che rende il criterio
sovente poco rappresentativo
royalty ragionevole
(prezzo del consenso)
Consente una determinazione convenzionale del lucro
cessante tramite:
1. la produzione di contratti di licenza già conclusi dal
titolare del brevetto
oppure
2. se disponibili, tramite tabelle di settore relative alle
royalties per il trasferimento di tecnologia (ad es., tab.
RECAP per trasferimento biotecnologie)
(Trib. Alba, 26.2.2001, GADI 4264)
royalty ragionevole
(prezzo del consenso)
Nel caso di brevetto sulla parte di un prodotto complesso il
criterio può essere applicato:
• sul valore dell’intera macchina (in caso di componente
con incidenza sostanziale, Trib. Vicenza, 17.6.2002,
GADI, 4502)
oppure
• sul costo della sola parte del prodotto (in caso di
componente senza incidenza sostanziale, Trib. Milano,
7.4.2003)
Lucro cessante
Quale criterio adottare?
Dipende dalle circostanze del caso
1. decremento del fatturato del titolare: nei mercati con pochi attori
2.
restituzione dell’utile del contraffattore: quando le sue
potenzialità sono maggiori di quelle del titolare del brevetto, in caso
di brevetto non ancora attuato, quando la contraffazione può
incidere negativamente sulla possibilità di futura attuazione
3. royalty ragionevole
se non è possibile ricorrere agli altri due criteri
(caso dell’inventore-persona fisica o del titolare del brevetto che
non produce in Italia - Trib. Roma, 28.01.1991, in GADI 2650)
Costi
Costi di
di
mantenimento
mantenimento del
del
brevetto
brevetto (tasse)
(tasse)
Spese
Spese
sostenute
sostenute per
per
l’attività
l’attività promozionale
promozionale
(dimostrazione
(dimostrazione che
che
quelle
quelle spese
spese si
si
riferiscono
riferiscono al
al
brevetto)
brevetto)
Danno
Danno
emergente
emergente
Costi
Costi per
per la
la
costituzione
costituzione di
di
parte
parte civile
civile
in
in processi
processi penali
penali
paralleli
paralleli
Costi
Costi di
di “reazione”
“reazione”
(indagini
(indagini relative
relative al
al
prodotto
prodotto in
in contraffazione;
contraffazione;
consulenti
consulenti brevettuali,
brevettuali,
avvocati;costo
avvocati;costo dei
dei dipendenti
dipendenti
interni
interni impiegati
impiegati nella
nella “reazione”,
“reazione”,
della
della pubblicazione
pubblicazione di
di
diffide,
diffide, spese
spese
promozionali
promozionali
In concreto: in materia di marchi
Lucro cessante
Quantificazione del danno in base ai profitti persi dal titolare del marchio
mediante
•
•
•
•
•
•
•
bilanci e libri sociali
documenti relativi ai costi di produzione e distribuzione del prodotto
recante il marchio contraffatto
documenti sulla diminuzione di clientela (ordini disdettati,
documentazione di trattative non andare a buon fine)
listino dei propri prezzi (Trib. Napoli, 14.1.2003, Riv. dir. ind., 2003;
App. Milano, 24.1.1997, GADI, 3647)
studi di marketing sulla previsione di sviluppo delle vendite
documentazione comprovante l’affermazione del prodotto sul mercato
prova del mancato guadagno indotto (App. Firenze, 16.3.1972, GADI,
89)
si devono considerare anche
•
L’andamento del mercato e il posizionamento del
prodotto (andamento delle vendite del titolare del
marchio)
•
L’appetibilità sul mercato del prodotto contraddistinto
dal marchio (forza del marchio, v. Trib. Vicenza,
12.1.2000, Riv. dir. ind, 2000)
Quantificazione del danno in base ai
profitti del contraffattore
•
•
ISTANZA DI
esibizione e produzione bilanci, scritture contabili e
documentazione extracontabile del contraffattore quali
listino prezzi, cataloghi e depliant prodotti
ISTANZA DI
comunicazione delle informazioni sulla identità dei
terzi coinvolti, sulle quantità prodotte, fabbricate,
consegnate, ricevute o ordinate, nonchè sul prezzo dei
prodotti o servizi (art. 121 bis CPI - Diritto di
informazione)
royalty ragionevole
Individuazione delle royalties praticate dal titolare del
marchio mediante produzione di contratti di licenza,
tabelle di valutazione della royalty standard per il settore
di riferimento (quando esistenti)
(Trib. Bologna, 19.7.2005, GADI 4889)
Danno emergente
Danno al bene-marchio, liquidato in via equitativa
•
Dilution o annacquamento del marchio che gode di rinomanza
(pregiudizio “autonomo” per App. Milano, 19 marzo 2005; GADI
4865, rilevante nel caso i prodotti contraffatti siano qualitativamente
inferiori, Trib. Milano, 24 luglio 2003, GADI 4598, Montblanc)
•
Spese sostenute per l’attività promozionale (se si riferiscono al
marchio - Trib. Milano 14.1.2004, GADI 4705)
•
Costi mantenimento del marchio
•
Costi di “reazione” anche pubblicitaria (Trib. Bologna, 16.7.2005,
GADI 4889; Trib. Prato, 21.2.1994, GADI 3110)
•
Costi per la costituzione di parte civile in processi penali paralleli
In concreto: diritto d’autore
•
Il criterio dei profitti persi può applicarsi solo fra imprenditori culturali
(editori, produttori cinematografici, musicali)
•
L’utile del contraffattore (peraltro non codificato dal 158 l.d.a.) è
rappresentativo quando un’impresa culturale realizza uno
sfruttamento riservato dall’autore ad altro soggetto (elaborazione
non autorizzata)
•
nella prospettiva dell’autore, il criterio più frequente è quello del
prezzo del consenso (lesione del potere di disposizione – p. es.
registrazione dal vivo non autorizzata)
Novità sul piano della prova del danno:
i nuovi artt. 121 c.p.i. e 156 bis l.d.a
•
Il d. lgs. 140/2006 (in attuazione della direttiva enforcement) ha introdotto
nell’art. 121 c.p.i. il comma 2-bis e il nuovo art. 156 bis l.d.a.
•
prevedono l’ordine del giudice di esibizione della “documentazione
bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della
controparte”
•
Limite: la disposizione si applica soltanto alle violazioni commesse su scala
commerciale (art. 144 c.p.i., atti di pirateria: “contraffazione e usurpazione
di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo
sistematico”)
•
La mancata ottemperanza all’ordine potrà costituire argomento di
prova per il giudice (art. 121.4 c.p.i. e 156 bis, 4, l.d.a.)
•
Resta sempre la possibilità di ricorrere alla misura del sequestro
giudiziario di documenti ex art. 670 n. 2 c.p.c., indipendentemente
dal tipo di violazione (commessa su scala commerciale o meno)
Novita’ sul piano della prova del danno:
il diritto di informazione
(art. 121 bis c.p.i. e 156 ter l.d.a.)
•
L’introduzione rappresenta una novità importante per il nostro
sistema
A CHI?
Le informazioni possono essere richieste a terzi ma anche all’autore
della violazione
SU CHE COSA?
Le informazioni possono riguardare i canali produttivi e distributivi delle
merci contraffatte, nonché le quantità ed il prezzo dei prodotti o
servizi contraffatti.
Diversamente dalla direttiva, gli art. 127.1 bis c.p.i. e l’art 172 octies 1
l.d.a. stabiliscono sanzioni penali
“Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle
domande del giudice…ovvero fornisce allo stesso false informazioni
è punito con le pene previste dall’articolo 372 del codice penale,
ridotte della metà” (falsa testimonianza)
ma si deve considerare che
Il diritto di informazione si applica soltanto alle violazioni commesse su
scala commerciale (art. 144 c.p.i., atti di pirateria: “contraffazione e
usurpazione di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate
dolosamente in modo sistematico”)
Novita’ sul piano della garanzia al risarcimento
del danno
•
Nuovo, per la legislazione speciale, è il rimedio provvisorio dell’art. 144-bis
c.p.i (sequestro conservativo di beni mobili ed immobili, di conti bancari ed
altri averi del contraffattore)
•
a tal fine il giudice può “disporre la comunicazione della documentazione
bancaria, finanziaria o commerciale” o autorizzare “l’accesso alle pertinenti
informazioni”
ma si deve considerare che
•
L’art. 162 ter l.d.a. (come la direttiva enforcement) circoscrive la
comunicazione alle violazioni commesse su scala commerciale
•
La norma del c.p.i. si applica invece senza alcuna limitazione (in linea con
l’art. 671 c.p.c.)
Grazie dell’attenzione!
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